Enregistrement international de marque : guide du Protocole de Madrid

Qu'est-ce que le Protocole de Madrid ?

Le Protocole de Madrid est un système international qui facilite la protection des marques dans plusieurs pays. Il est administré par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Dans ce système, au lieu de déposer une demande de marque distincte dans chaque pays, vous pouvez demander la protection dans les pays membres de votre choix au moyen d'une seule demande internationale, d'une seule langue et d'une seule structure de taxes.

Précisons d'emblée un point important : le système de Madrid ne délivre pas de « marque mondiale ». Une fois la demande déposée, chaque pays examine la marque selon sa propre législation et rend une décision d'acceptation ou de refus. Autrement dit, le système regroupe les démarches de dépôt et de gestion ; il ne supprime pas le pouvoir d'examen des pays.

Quelle est la condition préalable à une demande internationale de marque ?

Pour déposer par la voie de Madrid, il faut disposer en Turquie d'une demande de base ou d'un enregistrement de base. Autrement dit, vous déposez d'abord votre marque en Turquie ; la demande internationale repose sur cette marque de base. La liste des produits et services de la marque de base limite la portée de la demande internationale : celle-ci ne peut pas demander une liste plus large que celle de la marque de base.

Il est donc judicieux de construire la stratégie internationale dès la préparation de la demande en Turquie. Les choix de classes et de liste doivent être pensés en même temps que le projet à l'étranger. Nous avons abordé ce sujet dans l'article comment choisir la classe d'une marque.

Que signifie la dépendance à la marque de base (règle des 5 ans) ?

L'enregistrement international dépend de la marque de base pendant les 5 premières années. Si, durant cette période, la demande ou l'enregistrement de base est refusé, annulé ou retiré, la partie correspondante de l'enregistrement international en est également affectée et peut cesser de produire effet. Dans le système, on parle aussi d'« attaque centrale ». Lorsque la période de dépendance prend fin, l'enregistrement international devient indépendant.

En pratique, cela signifie qu'avant de déposer par la voie de Madrid, il importe que la marque de base en Turquie soit solide. Une demande internationale fondée sur une demande de base présentant un risque d'opposition élevé et pas encore fixée peut comporter des risques.

Comment choisir les pays visés ?

Les pays visés doivent être membres du système de Madrid. Pour une protection dans un pays non membre, une demande distincte dans le système national de ce pays est nécessaire. Pour choisir les pays, il faut évaluer ensemble les critères suivants :

• Ventes et exportations actuelles : Les pays où vous vendez déjà votre produit ou prévoyez de le vendre doivent être prioritaires.
• Chaîne de production et d'approvisionnement : Protéger la marque dans les pays où vos produits sont fabriqués réduit le risque d'imitation.
• Marchés à fort risque d'imitation : Dans les régions où l'imitation est répandue dans votre secteur, la protection est prioritaire.
• Budget : Le coût varie selon le nombre de pays choisis et la structure de taxes de chaque pays. Les montants actuels doivent être vérifiés dans le calculateur de taxes de l'OMPI.
• Approche d'examen du pays : Dans certains pays, la probabilité de refus, la recherche et le besoin d'un représentant local diffèrent.

Quelle est la différence entre la voie de Madrid et la demande nationale ?

Si l'on vise un petit nombre de pays, une demande pays par pays et un représentant local peuvent parfois être plus judicieux. Lorsque de nombreux pays sont concernés, Madrid facilite la gestion. La bonne voie se détermine selon les marchés visés et le budget.

Comment utiliser le droit de priorité ?

Aux termes de la Convention de Paris, le délai de priorité pour les marques et les dessins et modèles est de 6 mois. Lorsqu'une demande est déposée à l'étranger dans les 6 mois suivant la date du premier dépôt en Turquie, la date du dépôt en Turquie peut être revendiquée comme date de priorité dans ces pays également. Ainsi, même si quelqu'un d'autre dépose la même marque dans ces pays durant ces 6 mois, votre date peut être retenue en premier. La revendication de priorité doit être effectuée sans manquer le délai et avec les informations requises.

Comment déposer une demande de Madrid ?

1. Préparation de la marque de base : Une demande est déposée en Turquie ou la marque enregistrée est déterminée.
2. Choix des pays visés et de la liste : On détermine dans quels pays membres et pour quels produits/services la protection sera demandée.
3. Formulaire de demande : La demande est transmise à l'OMPI par l'intermédiaire de l'Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT), office d'origine en Turquie. L'Office vérifie la conformité avec la marque de base.
4. Examen par l'OMPI : L'OMPI procède à un examen de forme et, si elle le juge approprié, inscrit l'enregistrement international.
5. Examens nationaux : Chaque pays visé examine la marque conformément à sa propre législation et dans ses propres délais, puis notifie sa décision. Selon le pays, il peut en résulter un refus, un refus partiel ou une acceptation.
6. Enregistrement et gestion : La protection prend effet dans les pays où la marque est acceptée. L'enregistrement international est renouvelé par périodes de 10 ans.

La durée d'examen diffère selon les pays ; il ne serait pas correct de donner un délai précis. Dans certains pays, la procédure aboutit en quelques mois, dans d'autres elle est plus longue.

Comment planifier le coût d'une demande de Madrid ?

Le coût total comprend les frais de la demande de base en Turquie, la taxe de demande internationale à payer à l'OMPI et les taxes supplémentaires variables selon les pays choisis. Si un refus ou une procédure supplémentaire survient dans un pays, les frais de représentant local et de préparation de la réponse peuvent s'y ajouter. Il faut donc penser le budget non comme un « prix de dépôt unique », mais en tenant compte, pays par pays, du risque et du coût de gestion. Les chiffres étant fréquemment mis à jour, vérifiez les taxes actuelles auprès des sources officielles avant le dépôt.

Le refus d'un pays affecte-t-il les autres pays ?

Non. La décision de refus n'affecte que ce pays ; la protection dans les autres pays peut suivre son cours. Dans le pays qui a refusé, il faut répondre selon les règles et dans les délais de ce pays. Dans de nombreux pays, la désignation d'un représentant local est obligatoire ou pratiquement inévitable. Le motif de refus est le plus souvent l'absence de caractère distinctif ou une marque antérieure dans ce pays. Si le délai de réponse est manqué, la protection peut ne pas être obtenue dans ce pays ; le suivi des notifications est donc important.

Que peut-on faire après l'enregistrement international ?

• Ajouter de nouveaux pays : Les pays membres non choisis au départ peuvent être ajoutés ultérieurement à l'enregistrement par une demande. Il est ainsi possible d'échelonner le budget.
• Inscriptions de modifications et de cessions : Les opérations telles que le changement d'adresse du titulaire, le changement de dénomination ou la cession de la marque sont notifiées au registre international.
• Renouvellement : L'enregistrement international est renouvelé par périodes de 10 ans et le renouvellement se gère depuis un point central.
• Maintenir l'usage : L'usage sérieux de la marque dans les pays où elle est enregistrée réduit les risques de déchéance.

Erreurs fréquentes en matière de demande internationale de marque

• Ne pas évaluer suffisamment la marque de base : Une demande de base fragile met en péril la protection internationale.
• Ne pas aligner le choix des pays sur le budget et le plan de marché : Des pays inutiles augmentent le coût ; si des pays nécessaires sont omis, une lacune demeure.
• Sauter le contrôle de la langue et du sens locaux : La marque peut avoir un sens négatif ou une proximité gênante dans le pays visé.
• Manquer le délai de priorité : Une fois les 6 mois écoulés, il peut ne plus être possible d'obtenir le même avantage.
• Négliger le suivi des renouvellements et des modifications : La gestion de l'enregistrement international exige aussi un suivi des délais.

Remarque : Le système de Madrid facilite le dépôt, mais ne garantit pas que la protection sera obtenue dans chaque pays. Chaque pays rend sa propre décision et aucun service ne peut promettre un « enregistrement certain ».

Conclusion

Le Protocole de Madrid est la voie pratique pour protéger votre marque dans de nombreux pays avec une seule demande. Le succès dépend de la solidité de la marque de base en Turquie, du bon choix des pays visés et du respect du délai de priorité. Si vous avez un projet d'exportation ou de vente à l'étranger, il est plus efficace de construire la stratégie internationale en même temps que la demande en Turquie. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre service d'enregistrement international de marque ou demander un entretien préalable gratuit via le formulaire de devis.