Registro internacional de marcas: guía del Protocolo de Madrid

¿Qué es el Protocolo de Madrid?

El Protocolo de Madrid es un sistema internacional que facilita la protección de las marcas en varios países. Lo administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En lugar de presentar una solicitud de marca por separado en cada país, con este sistema puede solicitar protección en los países miembros que elija mediante una única solicitud internacional, un solo idioma y una sola estructura de tasas.

Aclaremos desde el principio un punto importante: el sistema de Madrid no concede una «marca mundial». Una vez presentada la solicitud, cada país examina la marca conforme a su propia normativa y decide aceptarla o denegarla. Es decir, el sistema unifica la presentación y la gestión, pero no elimina la facultad de examen de los países.

¿Cuál es el requisito previo para una solicitud internacional de marca?

Para poder presentar una solicitud por la vía de Madrid es necesario contar en Turquía con una solicitud base o un registro base. Es decir, primero lleva su marca a solicitud en Turquía; la solicitud internacional se basa en esa marca base. La lista de productos y servicios de la marca base limita el alcance de la solicitud internacional: en la solicitud internacional no puede pedirse una lista más amplia que la de la marca base.

Por eso tiene sentido diseñar la estrategia internacional al preparar la solicitud en Turquía. Las decisiones sobre clases y listas deben pensarse junto con el plan en el extranjero. Tratamos este tema en el artículo cómo elegir la clase de una marca.

¿Qué significa la dependencia de la marca base (regla de los 5 años)?

El registro internacional depende de la marca base durante los primeros 5 años. Si en ese plazo la solicitud o el registro base se deniega, se anula o se retira, la parte correspondiente del registro internacional también se ve afectada y puede quedar fuera de alcance. En el sistema, esta situación también se denomina «ataque central». Cuando termina el periodo de dependencia, el registro internacional pasa a ser independiente.

En la práctica, esto significa lo siguiente: antes de presentar la solicitud de Madrid es importante que la marca base en Turquía sea sólida. Una solicitud internacional basada en una solicitud base con alto riesgo de oposición y aún no consolidada puede entrañar riesgos.

¿Cómo se eligen los países de destino?

Los países de destino deben ser miembros del sistema de Madrid. Para obtener protección en países que no sean miembros, hace falta una solicitud aparte en el sistema nacional de ese país. Al elegir los países, conviene valorar conjuntamente estos criterios:

• Ventas y exportaciones actuales: deben ser prioritarios los países en los que ya vende su producto o en los que tiene previsto venderlo.
• Cadena de producción y suministro: proteger la marca en los países donde se fabrican sus productos reduce el riesgo de imitación.
• Mercados con alto riesgo de imitación: en las regiones donde la falsificación está extendida en su sector, la protección es prioritaria.
• Presupuesto: la tasa varía según el número de países elegidos y la estructura de tasas de cada país. Los importes vigentes deben confirmarse en la calculadora de tasas de la OMPI.
• Enfoque de examen del país: en algunos países varían la probabilidad de denegación, la búsqueda y la necesidad de un representante local.

¿Qué diferencia hay entre la vía de Madrid y la solicitud nacional?

Si se apunta a pocos países, la solicitud por país y un representante local a veces pueden ser más razonables. Si se trata de muchos países, Madrid ofrece comodidad de gestión. El camino correcto se determina según los mercados de destino y el presupuesto.

¿Cómo se ejerce el derecho de prioridad?

Con arreglo al Convenio de París, el plazo de prioridad en marcas y diseños es de 6 meses. Cuando se presenta una solicitud en el extranjero dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la primera solicitud en Turquía, la fecha de la solicitud en Turquía puede reivindicarse también como fecha de prioridad en esos países. Así, aunque otra persona solicite la misma marca en esos países durante esos 6 meses, su fecha puede ser aceptada en primer lugar. La reivindicación de prioridad debe hacerse sin dejar pasar el plazo y con la información necesaria.

¿Cómo se presenta una solicitud de Madrid?

1. Preparación de la marca base: se presenta la solicitud en Turquía o se determina la marca registrada.
2. Decisión sobre países de destino y lista: se determina en qué países miembros y para qué productos y servicios se desea protección.
3. Formulario de solicitud: la solicitud se transmite a la OMPI a través de la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TÜRKPATENT). La Oficina verifica la concordancia con la marca base.
4. Examen de la OMPI: la OMPI realiza un examen formal y, si lo considera adecuado, inscribe el registro internacional.
5. Exámenes de los países: cada país de destino examina la marca conforme a su normativa y dentro de sus plazos, y comunica su decisión. Según el país, puede resultar una denegación, una denegación parcial o una aceptación.
6. Registro y gestión: en los países en que se acepta, comienza la protección. El registro internacional se renueva por periodos de 10 años.

El plazo de examen de cada país es distinto; no sería correcto dar un plazo exacto. En algunos países el proceso concluye en unos meses y en otros tarda más.

¿Cómo se planifica el coste de una solicitud de Madrid?

El coste total incluye los gastos de la solicitud base en Turquía, la tasa de la solicitud internacional que se paga a la OMPI y las tasas adicionales que varían según los países elegidos. Si en algún país surge una denegación o un trámite adicional, pueden sumarse además los gastos del representante local y de la preparación de la respuesta. Por eso conviene pensar el presupuesto no como un «importe único de solicitud», sino junto con el riesgo y el coste de gestión por país. Como las cifras se actualizan con frecuencia, confirme las tasas vigentes en fuentes oficiales antes de presentar la solicitud.

Si un país deniega, ¿se ven afectados los demás países?

No. La decisión de denegación afecta únicamente a ese país; la protección en los demás países puede continuar su camino. En el país que ha denegado, hay que responder conforme a las normas y plazos de ese país. En muchos países, designar a un representante local es obligatorio o prácticamente inevitable. El motivo de la denegación suele ser la falta de carácter distintivo o una marca anterior en ese país. Si se deja pasar el plazo de respuesta, puede que no se obtenga protección en ese país; por eso es importante seguir las notificaciones.

¿Qué puede hacerse después del registro internacional?

• Añadir nuevos países: los países miembros que no se eligieron al principio pueden añadirse al registro mediante una solicitud posterior. Así es posible repartir el presupuesto por fases.
• Inscripción de modificaciones y cesiones: operaciones como el cambio de dirección del solicitante, el cambio de denominación social o la cesión de la marca se comunican al registro internacional.
• Renovación: el registro internacional se renueva por periodos de 10 años y la renovación se gestiona desde un único centro.
• Mantener el uso: utilizar la marca de forma efectiva en los países en que está registrada reduce los riesgos de caducidad.

Errores frecuentes en la solicitud internacional de marca

• No valorar lo bastante la marca base: una solicitud base débil pone en riesgo la protección internacional.
• No armonizar en la elección de países el presupuesto y el plan de mercado: los países innecesarios aumentan el coste y, si se omiten los necesarios, queda un vacío.
• Omitir la revisión del idioma y del significado locales: la marca puede tener un significado negativo o una similitud en el país de destino.
• Dejar pasar el plazo de prioridad: pasados los 6 meses, puede no ser posible obtener la misma ventaja.
• Descuidar el seguimiento de renovaciones y modificaciones: la gestión del registro internacional también requiere seguimiento de plazos.

Nota: el sistema de Madrid facilita la solicitud, pero no garantiza que se obtenga protección en todos los países. Cada país toma su propia decisión y ningún servicio puede prometer un «registro seguro».

Conclusión

El Protocolo de Madrid es la vía práctica para proteger su marca en muchos países con una sola solicitud. El éxito depende de la solidez de la marca base en Turquía, de la correcta elección de los países de destino y de no dejar pasar el plazo de prioridad. Si tiene un plan de exportación o de ventas en el extranjero, lo más eficaz es diseñar la estrategia internacional junto con la solicitud en Turquía. Para más detalles, puede conocer nuestro servicio de registro internacional de marcas o solicitar una consulta previa gratuita a través del formulario de presupuesto.