Registrazione internazionale del marchio: guida al Protocollo di Madrid

Che cos'è il Protocollo di Madrid?

Il Protocollo di Madrid è un sistema internazionale che facilita la protezione dei marchi in più Paesi. È gestito dall'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO). Nel sistema, anziché presentare una domanda di marchio separata in ciascun Paese, con un'unica domanda internazionale, una sola lingua e un'unica struttura di tasse può richiedere la protezione nei Paesi membri che sceglie.

Precisiamo subito un punto importante: il sistema di Madrid non concede un «marchio mondiale». Una volta presentata la domanda, ciascun Paese esamina il marchio secondo la propria normativa e adotta una decisione di accettazione o di rifiuto. In altre parole, il sistema unifica la domanda e la gestione; non elimina il potere di esame dei singoli Paesi.

Qual è il presupposto per la domanda di marchio internazionale?

Per poter presentare domanda attraverso Madrid occorre avere in Turchia una domanda di base o una registrazione di base. In altre parole, si porta prima il marchio alla domanda in Turchia; la domanda internazionale si fonda su tale marchio di base. L'elenco dei prodotti e dei servizi del marchio di base limita la portata della domanda internazionale: nella domanda internazionale non si può chiedere un elenco più ampio di quello del marchio di base.

Per questo ha senso costruire la strategia internazionale già al momento di preparare la domanda in Turchia. Le decisioni su classi ed elenco vanno considerate insieme al piano per l'estero. Abbiamo trattato l'argomento nell'articolo come si sceglie la classe del marchio.

Che cosa significa la dipendenza dal marchio di base (regola dei 5 anni)?

La registrazione internazionale dipende dal marchio di base per i primi 5 anni. Se in questo periodo la domanda o la registrazione di base viene rifiutata, annullata o ritirata, anche la parte corrispondente della registrazione internazionale ne risente e può venire meno. Questa situazione nel sistema è detta anche «attacco centrale». Alla scadenza del periodo di dipendenza la registrazione internazionale diventa indipendente.

In pratica ciò significa che, prima di presentare la domanda di Madrid, è importante che il marchio di base in Turchia sia solido. Una domanda internazionale fondata su una domanda di base con un alto rischio di opposizione, e non ancora definita, può comportare dei rischi.

Come si scelgono i Paesi di destinazione?

I Paesi di destinazione devono essere membri del sistema di Madrid. Per la protezione nei Paesi non membri occorre una domanda separata nel sistema nazionale del Paese interessato. Nella scelta del Paese occorre valutare insieme i criteri seguenti:

• Vendite ed esportazioni in corso: i Paesi in cui già vende o prevede di vendere il Suo prodotto devono avere la priorità.
• Catena di produzione e di approvvigionamento: proteggere il marchio nei Paesi in cui si producono i Suoi prodotti riduce il rischio di imitazione.
• Mercati ad alto rischio di imitazione: nelle aree in cui la contraffazione è diffusa nel Suo settore la protezione è prioritaria.
• Budget: l'importo delle tasse varia in base al numero dei Paesi scelti e alla struttura delle tasse di ciascun Paese. Gli importi aggiornati vanno verificati nel calcolatore delle tasse dell'OMPI (WIPO).
• Approccio all'esame del Paese: in alcuni Paesi la probabilità di rifiuto, la ricerca e la necessità di un mandatario locale sono diverse.

Qual è la differenza tra la via di Madrid e la domanda nazionale?

Se si mira a pochi Paesi, la domanda per singolo Paese e un mandatario locale possono talvolta essere più sensati. Se i Paesi sono numerosi, Madrid offre comodità di gestione. La via giusta si stabilisce in base ai mercati di destinazione e al budget.

Come si esercita il diritto di priorità?

Ai sensi della Convenzione di Parigi il termine di priorità per marchi e disegni è di 6 mesi. Se la domanda all'estero viene presentata entro 6 mesi dalla data della prima domanda in Turchia, la data della domanda in Turchia può essere rivendicata come data di priorità anche in quei Paesi. In questo modo, anche se in questi 6 mesi un altro presentasse domanda per lo stesso marchio in quei Paesi, la Sua data può essere riconosciuta come anteriore. La richiesta di priorità deve essere fatta senza perdere il termine e con le informazioni necessarie.

Come si presenta la domanda di Madrid?

1. Preparazione del marchio di base: si presenta la domanda in Turchia oppure si individua il marchio registrato.
2. Decisione su Paesi di destinazione ed elenco: si stabilisce in quali Paesi membri e per quali prodotti/servizi si chiede la protezione.
3. Modulo di domanda: la domanda viene trasmessa all'OMPI (WIPO) tramite l'Istituto turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT). L'Istituto verifica la corrispondenza con il marchio di base.
4. Esame dell'OMPI (WIPO): l'OMPI (WIPO) effettua l'esame formale e, se lo ritiene idoneo, iscrive la registrazione internazionale.
5. Esami nazionali: ciascun Paese di destinazione esamina il marchio secondo la propria normativa e nei propri termini e notifica la decisione. A seconda del Paese può esservi rifiuto, rifiuto parziale o accettazione.
6. Registrazione e gestione: nei Paesi in cui viene accettato inizia la protezione. La registrazione internazionale si rinnova per periodi di 10 anni.

Il tempo di esame varia da un Paese all'altro; non sarebbe corretto indicare un termine preciso. In alcuni Paesi l'iter si conclude in pochi mesi, in altri richiede più tempo.

Come si pianifica il costo di una domanda di Madrid?

Il costo totale comprende le spese della domanda di base in Turchia, la tassa di domanda internazionale da pagare all'OMPI (WIPO) e le tasse aggiuntive che variano in base ai Paesi scelti. Se nei Paesi emergono rifiuti o ulteriori adempimenti, possono aggiungersi anche le spese del mandatario locale e della preparazione delle risposte. Per questo il budget va considerato non come «costo unico di domanda», ma insieme al rischio e al costo di gestione per ciascun Paese. Poiché le cifre vengono aggiornate spesso, verifichi gli importi aggiornati nelle fonti ufficiali prima della domanda.

Se un Paese rifiuta, gli altri Paesi ne risentono?

No. La decisione di rifiuto riguarda solo quel Paese; la via della protezione negli altri Paesi può proseguire. Nel Paese che ha emesso il rifiuto occorre rispondere secondo le regole e nei termini di quel Paese. In molti Paesi nominare un mandatario locale è obbligatorio o praticamente inevitabile. Il motivo del rifiuto è per lo più la mancanza di carattere distintivo o un marchio anteriore in quel Paese. Se si perde il termine per rispondere, in quel Paese la protezione può non essere ottenuta; per questo è importante seguire le notifiche.

Che cosa si può fare dopo la registrazione internazionale?

• Aggiungere nuovi Paesi: i Paesi membri non scelti all'inizio possono essere aggiunti alla registrazione con una richiesta successiva. In questo modo è possibile distribuire il budget in più fasi.
• Registrazioni di modifiche e cessioni: operazioni come il cambio di indirizzo del richiedente, il cambio di denominazione o la cessione del marchio vengono comunicate al registro internazionale.
• Rinnovo: la registrazione internazionale si rinnova per periodi di 10 anni e il rinnovo è gestito da un unico centro.
• Proseguire l'uso: l'uso effettivo del marchio nei Paesi in cui è registrato riduce i rischi di decadenza.

Errori frequenti nella domanda di marchio internazionale

• Non valutare a sufficienza il marchio di base: una domanda di base debole mette a rischio la protezione internazionale.
• Non armonizzare la scelta dei Paesi con budget e piano di mercato: Paesi superflui aumentano i costi, mentre se si omettono quelli necessari resta un vuoto.
• Saltare il controllo della lingua e del significato locali: il marchio può avere nel Paese di destinazione un significato negativo o un marchio simile.
• Perdere il termine di priorità: una volta trascorsi i 6 mesi, ottenere lo stesso vantaggio può non essere possibile.
• Trascurare il monitoraggio di rinnovi e modifiche: anche la gestione della registrazione internazionale richiede il controllo dei termini.

Nota: il sistema di Madrid semplifica la domanda, ma non garantisce che la protezione sarà ottenuta in ogni Paese. Ciascun Paese adotta la propria decisione e nessun servizio può promettere una «registrazione certa».

Conclusione

Il Protocollo di Madrid è la via pratica per proteggere il Suo marchio in numerosi Paesi con un'unica domanda. Il successo dipende dalla solidità del marchio di base in Turchia, dalla corretta scelta dei Paesi di destinazione e dal non perdere il termine di priorità. Se ha un piano di esportazione o di vendita all'estero, costruire la strategia internazionale insieme alla domanda in Turchia è la soluzione più efficiente. Per i dettagli può consultare il nostro servizio di registrazione internazionale del marchio e richiedere un colloquio preliminare gratuito tramite il modulo di preventivo.