Международная регистрация товарного знака: руководство по Мадридскому протоколу

Что такое Мадридский протокол?

Мадридский протокол — это международная система, облегчающая охрану товарных знаков в нескольких странах. Ею управляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Вместо отдельной заявки на товарный знак в каждой стране вы можете запросить охрану в выбранных вами странах-участницах одной международной заявкой, на одном языке и с единой структурой пошлин.

Сразу оговоримся о важном моменте: Мадридская система не выдаёт «всемирный товарный знак». После подачи заявки каждая страна рассматривает знак по собственному законодательству и принимает решение о регистрации или отказе. То есть система объединяет подачу заявки и управление ею, но не отменяет права стран на экспертизу.

Какое предварительное условие для международной заявки на товарный знак?

Чтобы подать заявку через Мадридскую систему, в Турции должна быть базовая заявка или базовая регистрация. То есть сначала вы подаёте заявку на свой товарный знак в Турции; международная заявка опирается на этот базовый знак. Перечень товаров и услуг базового знака ограничивает объём международной заявки: в международной заявке нельзя запросить перечень шире, чем у базового знака.

Поэтому разумно выстраивать международную стратегию уже при подготовке заявки в Турции. Решения по классам и перечню нужно принимать вместе с планами по выходу за рубеж. Мы касались этого вопроса в статье как выбрать класс товарного знака.

Что означает зависимость от базового знака (правило 5 лет)?

Международная регистрация в течение первых 5 лет зависит от базового знака. Если в этот период базовая заявка или регистрация будут отклонены, аннулированы или отозваны, это затронет и соответствующую часть международной регистрации, и она может утратить охрану. В системе это состояние также называют «центральной атакой». По окончании срока зависимости международная регистрация становится независимой.

На практике это значит следующее: прежде чем подавать заявку по Мадридской системе, важно, чтобы базовый знак в Турции был надёжным. Международная заявка, поданная на основе базовой заявки с высоким риском возражений и ещё не определившейся судьбой, может быть рискованной.

Как выбрать страны назначения?

Страны назначения должны быть участницами Мадридской системы. Для охраны в странах, не являющихся участницами, требуется отдельная заявка в национальной системе этой страны. При выборе страны нужно оценивать вместе следующие критерии:

• Текущие продажи и экспорт: приоритет должны иметь страны, где вы уже продаёте свой товар или планируете продавать.
• Производство и цепочка поставок: охрана товарного знака в странах, где производится ваша продукция, снижает риск подделки.
• Рынки с высоким риском подделок: в регионах, где в вашей отрасли распространено копирование, охрана в приоритете.
• Бюджет: пошлины зависят от числа выбранных стран и структуры пошлин каждой страны. Актуальные суммы следует уточнять в калькуляторе пошлин WIPO.
• Подход страны к экспертизе: в разных странах различаются вероятность отказа, поиск и потребность в местном представителе.

В чём разница между Мадридским путём и национальной заявкой?

Если целевых стран немного, подача заявки по странам и местный представитель иногда могут быть разумнее. Если стран много, Мадридская система упрощает управление. Правильный путь определяется целевыми рынками и бюджетом.

Как используется право приоритета?

Согласно Парижской конвенции приоритетный срок для товарных знаков и промышленных образцов составляет 6 месяцев. Если заявка за рубежом подана в течение 6 месяцев со дня первой заявки в Турции, дату подачи заявки в Турции можно заявить в качестве даты приоритета и в этих странах. Так, даже если в течение этих 6 месяцев кто-то другой подаст заявку на такой же знак в этих странах, ваша дата может быть признана более ранней. Требование приоритета должно быть заявлено без пропуска срока и с необходимыми сведениями.

Как подаётся заявка по Мадридской системе?

1. Подготовка базового знака: в Турции подаётся заявка или определяется зарегистрированный товарный знак.
2. Решение о странах назначения и перечне: определяется, в каких странах-участницах и в отношении каких товаров/услуг запрашивается охрана.
3. Заявочная форма: заявка передаётся в WIPO через Турецкое ведомство по патентам и товарным знакам (TÜRKPATENT). Ведомство проверяет соответствие базовому знаку.
4. Экспертиза WIPO: WIPO проводит формальную экспертизу и, если находит заявку надлежащей, вносит международную регистрацию в реестр.
5. Экспертизы в странах: каждая страна назначения рассматривает знак в рамках собственного законодательства и сроков и сообщает решение. В зависимости от страны возможны отказ, частичный отказ или принятие.
6. Регистрация и управление: в странах, где знак принят, начинается охрана. Международная регистрация продлевается периодами по 10 лет.

Срок экспертизы в каждой стране различается; назвать точный срок было бы неверно. В одних странах процедура завершается за несколько месяцев, в других — дольше.

Как спланировать стоимость заявки по Мадридской системе?

Общая стоимость включает расходы на базовую заявку в Турции, международную пошлину, уплачиваемую WIPO, и дополнительные пошлины, различающиеся в зависимости от выбранных стран. Если в странах возникнет отказ или дополнительные процедуры, могут добавиться расходы на местного представителя и подготовку ответа. Поэтому бюджет нужно рассматривать не как «разовую стоимость подачи заявки», а вместе с риском и стоимостью управления в расчёте на каждую страну. Поскольку суммы часто обновляются, актуальные пошлины перед подачей заявки уточняйте в официальных источниках.

Если одна страна выдаст отказ, затронет ли это остальные страны?

Нет. Решение об отказе затрагивает только эту страну; охрана в других странах может продолжаться. В стране, выдавшей отказ, ответ нужно дать по правилам и в сроки этой страны. Во многих странах назначение местного представителя обязательно или практически неизбежно. Основанием отказа чаще всего становится отсутствие различительной способности или более ранний товарный знак в этой стране. Если пропустить срок для ответа, охрана в этой стране может быть не получена; поэтому важно отслеживать уведомления.

Что можно сделать после международной регистрации?

• Добавить новые страны: страны-участницы, не выбранные изначально, можно позднее добавить в регистрацию по отдельному запросу. Так бюджет можно распределить по этапам.
• Записи об изменениях и передаче: такие действия, как изменение адреса заявителя, смена наименования или передача товарного знака, вносятся в международный реестр.
• Продление: международная регистрация продлевается периодами по 10 лет, и продлением можно управлять из одного центра.
• Поддерживать использование: реальное использование товарного знака в странах, где он зарегистрирован, снижает риск аннулирования.

Частые ошибки при международной заявке на товарный знак

• Недостаточно оценить базовый знак: слабая базовая заявка ставит под угрозу международную охрану.
• Не согласовать выбор стран с бюджетом и рыночным планом: лишние страны увеличивают стоимость, а если пропустить нужные, останется пробел.
• Пропустить проверку местного языка и значения: у товарного знака в стране назначения может оказаться негативное значение или похожее слово.
• Пропустить приоритетный срок: по истечении 6 месяцев такое же преимущество получить может не получиться.
• Пренебрегать контролем продления и изменений: управление международной регистрацией также требует контроля сроков.

Примечание: Мадридская система упрощает подачу заявки, но не гарантирует, что охрана будет предоставлена в каждой стране. Каждая страна принимает собственное решение, и ни одна услуга не может обещать «обязательную регистрацию».

Заключение

Мадридский протокол — практичный путь защитить товарный знак во многих странах одной заявкой. Успех зависит от надёжности базового знака в Турции, правильного выбора стран назначения и от того, чтобы не пропустить приоритетный срок. Если у вас есть планы по экспорту или продажам за рубежом, эффективнее всего выстраивать международную стратегию вместе с заявкой в Турции. Подробности вы найдёте в описании нашей услуги по международной регистрации товарных знаков; через форму запроса предложения вы можете запросить бесплатную предварительную консультацию.