Renovação de marca e cancelamento por falta de uso: guia

O que é a renovação de marca?

A marca registrada é protegida por 10 anos a partir da data do pedido. Ao final desse prazo, a proteção não continua automaticamente: o titular da marca pode prorrogá-la por mais 10 anos mediante um pedido de renovação. A renovação pode ser feita um número ilimitado de vezes; ou seja, sua marca pode ser protegida por tempo indeterminado, desde que as condições necessárias sejam cumpridas.

A renovação não é apenas "manter" a marca em vigor, mas preservar o direito inscrito no registro. Perder o prazo de renovação pode levar à perda da proteção da marca e abrir a possibilidade de que outra pessoa peça o registro de uma marca idêntica ou semelhante.

Quando e como se renova uma marca?

O pedido de renovação é feito antes do término do período de proteção, dentro do intervalo previsto na legislação. Após o vencimento, pode haver um prazo adicional e, consequentemente, uma taxa adicional; porém, em vez de contar com essa possibilidade, é mais seguro marcar a data da renovação no calendário com antecedência. Os prazos e as taxas vigentes devem ser confirmados junto ao TÜRKPATENT.

1. Controle de prazos: Determina-se a data de término do 10º ano a partir da data do pedido e configura-se um lembrete.
2. Revisão do escopo: Os produtos e serviços protegidos pela marca são revisados. Se houver itens que não são usados, pode-se avaliar retirá-los (restringir) na renovação.
3. Atualização dos dados: O nome empresarial, o endereço do requerente e os registros de cessão ou licença devem estar em conformidade com o registro.
4. Pedido e taxa: O pedido de renovação é apresentado dentro do prazo, junto com a taxa devida.
5. Aprovação e registro: O Instituto averba a renovação no registro e um novo período de proteção tem início.

O que acontece se a marca não for renovada?

Se a renovação não for feita, o registro da marca se extingue ao final do período de proteção e o direito exclusivo sobre a marca deixa de existir. Nesse caso, outra pessoa pode pedir e obter o registro da mesma marca. Mesmo que você continue usando a marca, pode ficar em uma posição difícil diante do novo titular do registro. Por isso, a renovação é uma das providências mais esquecidas após o registro e, ao mesmo tempo, uma das mais críticas.

O que é o cancelamento por não uso?

O direito de marca é concedido para uso comercial. Se uma marca registrada não for usada de forma séria na Turquia para os produtos ou serviços abrangidos pelo registro durante 5 anos a partir da data do registro, ou se o uso ficar interrompido por 5 anos, terceiros podem pedir o cancelamento, desde que não haja motivo justificado. O objetivo é evitar que o registro se encha de "marcas não utilizadas" e abrir espaço para as marcas que realmente são usadas.

O pedido de cancelamento pode abranger toda a marca ou apenas os produtos e serviços não utilizados. Portanto, em uma lista ampla, os itens não utilizados representam um ponto fraco.

O que significa "uso sério"?

O uso meramente simbólico ou feito apenas para manter o direito pode não ser considerado suficiente. Em geral, para que o uso seja considerado sério, exige-se o seguinte:

• A marca deve ser usada na forma registrada ou com pequenas variações que não alterem seu caráter distintivo.
• O uso deve ser para os produtos ou serviços abrangidos pelo registro.
• O uso deve ter finalidade de atividade comercial e de conquistar espaço real no mercado; correspondência interna ou uso meramente formal pode não ser suficiente.
• O uso deve ser feito pelo titular da marca ou com a sua autorização (por exemplo, por uma empresa licenciada).

A medida do uso sério pode variar conforme o setor e o produto. A avaliação é feita de acordo com as circunstâncias concretas do caso.

Com quais documentos se comprova o uso?

A alegação de uso é comprovada com documentos datados e concretos. Os principais tipos de prova que você deve guardar são os seguintes:

• Notas fiscais de venda, comprovantes de remessa e contratos (que mostrem a marca ou o produto),
• Etiquetas de produtos, embalagens, catálogos e tabelas de preços,
• Documentos de publicidade, divulgação e participação em feiras,
• Capturas de tela e registros datados do site e das páginas de venda online,
• Documentos que mostrem os gastos com marketing.

É importante que os documentos mostrem, em conjunto, a data, a marca e o produto/serviço. Manter um arquivo organizado de uso é a medida mais eficaz contra um possível pedido de cancelamento.

Faz sentido restringir o escopo na renovação?

Na renovação, você não é obrigado a manter todos os produtos e serviços exatamente como estão. Retirar os itens que você realmente não usa ou não pretende usar traz algumas vantagens: a lista fica mais sólida diante de um pedido de cancelamento, o custo da renovação pode diminuir se depender do número de classes e a área real de atuação da marca fica mais clara. Por outro lado, se você retirar uma área em que pretende entrar no futuro, talvez precise estabelecer a proteção nessa área novamente por meio de um novo pedido. Ao decidir, tome como base o seu plano de negócios de curto prazo.

A cessão ou a licença da marca afeta a renovação?

A cessão ou o licenciamento da marca não altera o prazo de proteção; no entanto, a pessoa que fará a renovação precisa ser o titular atual no registro. Se a cessão não tiver sido averbada no registro, pode surgir uma inconsistência no pedido de renovação. Se você concedeu uma licença, o uso feito pelo licenciado, dentro do contrato e da autorização, pode ser considerado uso da marca; é útil documentar isso. Para operações de cessão e licença, consulte nosso serviço de cessão e licença de marca.

Como funciona a renovação nas marcas internacionais?

Nas marcas protegidas pelo sistema de Madri, o registro internacional é renovado em períodos de 10 anos e a renovação é administrada por meio do registro internacional. Ainda assim, as condições de uso e o risco de não uso em cada país são avaliados de acordo com a legislação daquele país. Por isso, se você tem uma marca internacional, é preciso acompanhar separadamente tanto a data de renovação quanto a situação de uso nos países de destino.

O que pode ser aceito como motivo justificado?

Situações que surgem independentemente da vontade do titular da marca e que impedem de fato o uso podem ser consideradas motivo justificado. Por exemplo, obstáculos externos, como uma decisão do poder público que proíba a venda do produto ou uma restrição à importação, podem ser avaliados. No entanto, a mera escolha comercial, a insuficiência de orçamento ou o adiamento do plano de marketing geralmente não são aceitos como motivo justificado. Comprovar o motivo justificado também cabe ao titular da marca.

A relação entre renovação e uso

Ter renovado a marca não prova que ela é usada. Uma marca renovada que não é usada também continua exposta a um pedido de cancelamento. É preciso gerir os dois assuntos em conjunto.

Recomendações práticas para reduzir o risco

• Registre a data de renovação e o limite de 5 anos de uso no calendário da empresa.
• Após o registro, comece a usar de fato a marca nos principais produtos e serviços abrangidos.
• Arquive regularmente, todos os anos, as provas de uso.
• Avalie retirar da lista, quando for adequado, os itens que não são usados e que não se pretende usar.
• Se você concedeu licença da marca, mantenha o uso do licenciado passível de comprovação.
• Acompanhe pedidos e usos semelhantes à sua marca.

Observação: Os prazos e as taxas podem mudar conforme a legislação, e prazos perdidos podem ter consequências difíceis de reverter. Confirme as condições vigentes em fontes oficiais ou com um especialista antes de fazer o pedido.

Conclusão

A titularidade de uma marca não termina com o registro; ela se mantém com a renovação e a disciplina de uso. Não perder o fim do período de 10 anos e usar de fato a marca nos 5 anos seguintes ao registro são as duas condições básicas para proteger o seu direito. Para conhecer o início do processo de marca, você pode ler o artigo processo de registro de marca passo a passo; para deixar a renovação e o controle de prazos conosco, conheça o nosso serviço de renovação e acompanhamento de marca. Para apoio no processo de cancelamento por não uso, está à disposição o nosso serviço de oposição e cancelamento de marca; para uma avaliação preliminar gratuita, o formulário de orçamento.