Renouvellement de marque et déchéance pour défaut d'usage : le guide

Qu'est-ce que le renouvellement d'une marque ?

Une marque enregistrée est protégée pendant 10 ans à compter de la date de dépôt. À l'expiration de ce délai, la protection ne se poursuit pas d'elle-même ; le titulaire de la marque peut, par une demande de renouvellement, prolonger la protection de 10 années supplémentaires. Le renouvellement peut être effectué un nombre illimité de fois ; autrement dit, votre marque peut être protégée indéfiniment, tant que les conditions requises sont remplies.

Le renouvellement ne consiste pas simplement à « poursuivre » la marque : il s'agit de préserver le droit inscrit au registre. Laisser passer le renouvellement peut entraîner la perte de la protection de la marque et permettre à un tiers de déposer la même marque ou une marque similaire.

Quand et comment renouveler une marque ?

La demande de renouvellement est déposée avant la fin de la période de protection, dans le délai prévu par la réglementation. Il peut exister un délai supplémentaire après l'expiration, assorti d'éventuels frais additionnels ; mieux vaut toutefois ne pas compter sur cette option et inscrire à l'avance la date de renouvellement dans votre agenda. Les délais et frais en vigueur doivent être confirmés auprès de l'Office turc des brevets et des marques (TÜRKPATENT).

1. Suivi des délais : la date d'échéance de la 10e année à compter du dépôt est déterminée et un rappel est programmé.
2. Contrôle du périmètre : les produits et services pour lesquels la marque est protégée sont passés en revue. S'il existe des éléments inutilisés, on peut envisager de les retirer (de restreindre la liste) lors du renouvellement.
3. Mise à jour des informations : la dénomination et l'adresse du déposant, ainsi que les inscriptions de cession ou de licence, doivent être cohérentes avec le registre.
4. Demande et redevance : la demande de renouvellement est transmise dans le délai imparti, accompagnée de la redevance requise.
5. Validation et inscription : l'Office inscrit le renouvellement au registre et une nouvelle période de protection commence.

Que se passe-t-il si la marque n'est pas renouvelée ?

Si le renouvellement n'est pas effectué, l'inscription de la marque au registre prend fin à l'expiration de la période de protection et le droit exclusif sur la marque disparaît. Dans ce cas, un tiers peut déposer et faire enregistrer la même marque. Même si vous continuez à utiliser la marque, vous risquez de vous retrouver dans une position délicate face au nouveau titulaire. Le renouvellement est donc l'une des formalités les plus souvent oubliées après l'enregistrement, mais aussi l'une des plus critiques.

Qu'est-ce que la déchéance pour défaut d'usage ?

Le droit de marque est accordé en vue d'une exploitation commerciale. Si une marque enregistrée n'est pas utilisée sérieusement en Turquie pour les produits ou services couverts par l'enregistrement pendant 5 ans à compter de la date d'enregistrement, ou si l'usage est interrompu pendant 5 ans, des tiers peuvent en demander la déchéance, à moins qu'il n'existe un juste motif. L'objectif est d'éviter que le registre ne se remplisse de « marques inutilisées » et de laisser de la place aux marques réellement exploitées.

La demande de déchéance peut porter sur l'ensemble de la marque, mais aussi seulement sur les produits et services non utilisés. Dans une liste rédigée de façon large, les éléments inutilisés constituent donc un point faible.

Que signifie « usage sérieux » ?

Un usage purement symbolique ou destiné uniquement à conserver le droit peut ne pas être jugé suffisant. De manière générale, l'usage sérieux suppose les éléments suivants :

• La marque doit être utilisée sous la forme enregistrée ou avec de légères variations n'altérant pas son caractère distinctif.
• L'usage doit porter sur les produits ou services couverts par l'enregistrement.
• L'usage doit s'inscrire dans une activité commerciale et viser à se faire une véritable place sur le marché ; une simple correspondance interne ou un usage de pure forme peut ne pas suffire.
• L'usage doit être le fait du titulaire de la marque ou être exercé avec son consentement (par exemple, par une entreprise preneuse de licence).

La mesure de l'usage sérieux peut varier selon le secteur et le produit. L'appréciation se fait au regard des circonstances concrètes de chaque affaire.

Par quels documents prouver l'usage ?

L'allégation d'usage se prouve par des documents datés et concrets. Voici les principaux types de preuves que vous devez conserver :

• factures de vente, bons de livraison et contrats (ceux qui font apparaître la marque ou le produit),
• étiquettes de produits, emballages, catalogues et tarifs,
• documents de publicité, de promotion et de participation à des salons,
• captures d'écran et enregistrements datés du site web et des pages de vente en ligne,
• documents attestant des dépenses de marketing.

Il est important que les documents indiquent à la fois la date, la marque et les produits/services. Tenir des archives d'usage régulières est la mesure la plus efficace contre une éventuelle demande de déchéance.

Est-il judicieux de restreindre le périmètre lors du renouvellement ?

Lors du renouvellement, vous n'êtes pas obligé de reconduire à l'identique tous les produits et services. Retirer les éléments que vous n'utilisez pas réellement ou que vous ne prévoyez pas d'utiliser présente certains avantages : il reste une liste plus solide face à une demande de déchéance, le coût du renouvellement peut diminuer s'il dépend du nombre de classes, et le véritable domaine d'activité de la marque est clarifié. En revanche, si vous retirez un domaine dans lequel vous envisagez d'entrer plus tard, il vous faudra peut-être établir à nouveau la protection dans ce domaine par un nouveau dépôt. Pour décider, appuyez-vous sur votre plan d'activité à court terme.

La cession ou la licence d'une marque influe-t-elle sur le renouvellement ?

La cession ou la concession d'une licence sur une marque ne modifie pas la durée de protection ; en revanche, la personne qui effectue le renouvellement doit être le titulaire actuel inscrit au registre. Si la cession n'a pas été inscrite au registre, des incohérences peuvent surgir lors de la demande de renouvellement. Si vous avez concédé une licence, l'usage réalisé par le licencié peut être considéré comme un usage de la marque dans le cadre du contrat et de l'autorisation ; il est utile de le documenter. Pour les opérations de cession et de licence, vous pouvez consulter notre service de cession et de licence de marque.

Comment se déroule le renouvellement des marques internationales ?

Pour les marques protégées par le système de Madrid, l'enregistrement international est renouvelé par périodes de 10 ans et le renouvellement est géré auprès du registre international. Cela dit, les conditions d'usage et le risque de défaut d'usage dans chaque pays sont appréciés selon la législation de ce pays. Si vous détenez une marque internationale, il faut donc suivre séparément la date de renouvellement et la situation d'usage dans les pays visés.

Que peut-on admettre comme juste motif ?

Les situations indépendantes de la volonté du titulaire de la marque et qui empêchent effectivement l'usage peuvent constituer un juste motif. Par exemple, des obstacles extérieurs tels qu'une décision des pouvoirs publics interdisant la vente du produit ou une restriction à l'importation peuvent être pris en compte. En revanche, un simple choix commercial, l'insuffisance de budget ou le report d'un plan marketing n'est généralement pas admis comme juste motif. Il incombe également au titulaire de la marque de prouver le juste motif.

Relation entre renouvellement et usage

Avoir renouvelé la marque ne prouve pas qu'elle est utilisée. Une marque renouvelée mais non utilisée reste exposée à une demande de déchéance. Il faut gérer les deux sujets ensemble.

Conseils pratiques pour réduire le risque

• Inscrivez la date de renouvellement et le seuil des 5 ans d'usage dans l'agenda de l'entreprise.
• Après l'enregistrement, commencez à utiliser réellement la marque pour les principaux produits et services couverts.
• Archivez régulièrement, chaque année, les preuves d'usage.
• Envisagez de retirer de la liste, lorsque cela est opportun, les éléments inutilisés ou dont l'usage n'est pas prévu.
• Si vous avez concédé une licence de marque, faites en sorte que l'usage du licencié puisse être documenté.
• Surveillez les dépôts et les usages similaires à votre marque.

Remarque : les délais et les frais peuvent évoluer en fonction de la réglementation, et les délais manqués peuvent avoir des conséquences difficilement réversibles. Avant toute démarche, confirmez les conditions en vigueur auprès des sources officielles ou d'un spécialiste.

Conclusion

La propriété d'une marque ne s'arrête pas à l'enregistrement ; elle se poursuit grâce au renouvellement et à la rigueur dans l'usage. Ne pas manquer l'échéance des 10 ans et utiliser réellement la marque dans les 5 ans suivant l'enregistrement sont les deux conditions fondamentales pour préserver votre droit. Pour le début du parcours d'une marque, vous pouvez lire l'article la procédure d'enregistrement de marque étape par étape ; pour nous confier le renouvellement et le suivi des délais, vous pouvez découvrir notre service de renouvellement et de suivi de marque. Pour être accompagné dans la procédure de déchéance pour défaut d'usage, notre service d'opposition et d'annulation de marque est à votre disposition, tout comme le formulaire de devis pour une évaluation préalable gratuite.