Rinnovo del marchio e decadenza per non uso: guida

Che cos'è il rinnovo del marchio?

Un marchio registrato è protetto per 10 anni dalla data di deposito della domanda. Alla scadenza di questo termine la protezione non prosegue automaticamente: il titolare può presentare una domanda di rinnovo e prolungarla di altri 10 anni. Il rinnovo può essere ripetuto un numero illimitato di volte; ciò significa che il Suo marchio può essere protetto a tempo indeterminato, finché ne ricorrono i presupposti.

Il rinnovo non serve soltanto a «mantenere in vita» il marchio: serve a conservare il diritto iscritto nel registro. Perdere la scadenza del rinnovo può far venir meno la protezione del marchio e consentire a un terzo di depositare un marchio identico o simile.

Quando e come si rinnova un marchio?

La domanda di rinnovo si presenta prima della scadenza del periodo di protezione, nel lasso di tempo previsto dalla normativa. Dopo la scadenza può essere previsto un periodo supplementare, con un'eventuale tassa aggiuntiva; tuttavia, anziché fare affidamento su questa possibilità, è più prudente segnare in anticipo la data del rinnovo sul calendario. I termini e le tasse in vigore vanno verificati presso l'Istituto turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT).

1. Monitoraggio dei termini: si individua la data in cui scade il decimo anno dal deposito e si imposta un promemoria.
2. Verifica dell'ambito: si riesaminano i prodotti e i servizi per i quali il marchio è protetto. Se vi sono voci non utilizzate, si può valutare di eliminarle (restringere l'elenco) in sede di rinnovo.
3. Aggiornamento dei dati: la denominazione e l'indirizzo del richiedente, nonché le registrazioni di cessioni o licenze, devono essere coerenti con il registro.
4. Domanda e tassa: la richiesta di rinnovo viene trasmessa entro il termine, insieme alla tassa dovuta.
5. Accoglimento e iscrizione: l'Istituto iscrive il rinnovo nel registro e ha inizio un nuovo periodo di protezione.

Che cosa succede se il marchio non viene rinnovato?

Se il rinnovo non viene effettuato, alla fine del periodo di protezione la registrazione del marchio si estingue e il diritto esclusivo sul marchio viene meno. In tal caso un terzo può depositare e far registrare lo stesso marchio. Anche se Lei continuasse a usare il marchio, potrebbe trovarsi in una posizione difficile nei confronti del nuovo titolare della registrazione. Per questo il rinnovo è una delle formalità più spesso dimenticate dopo la registrazione, eppure tra le più importanti.

Che cos'è la decadenza per non uso?

Il diritto di marchio è concesso per un uso commerciale. Se un marchio registrato non viene utilizzato in modo effettivo in Turchia per i prodotti o i servizi compresi nella registrazione per un periodo di 5 anni dalla data di registrazione, oppure se l'uso viene interrotto per 5 anni, in assenza di un giusto motivo i terzi possono chiederne la decadenza. Lo scopo è evitare che il registro si riempia di «marchi non utilizzati» e fare spazio ai marchi effettivamente in uso.

La richiesta di decadenza può riguardare l'intero marchio oppure soltanto i prodotti e i servizi non utilizzati. Pertanto, in un elenco molto ampio, le voci non utilizzate rappresentano un punto debole.

Che cosa significa «uso effettivo»?

Un uso soltanto simbolico, o compiuto al solo scopo di conservare il diritto, può non essere considerato sufficiente. In generale, per l'uso effettivo si richiede quanto segue:

• Il marchio deve essere usato nella forma registrata oppure con lievi differenze che non ne alterino il carattere distintivo.
• L'uso deve riguardare i prodotti o i servizi compresi nella registrazione.
• L'uso deve rispondere a una finalità commerciale e all'intento di conquistare una reale posizione sul mercato; una semplice corrispondenza interna o un uso puramente formale può non bastare.
• L'uso deve essere compiuto dal titolare del marchio o con il suo consenso (ad esempio da un'impresa licenziataria).

La soglia dell'uso effettivo può variare in base al settore e al prodotto. La valutazione si svolge secondo le circostanze concrete del caso.

Con quali documenti si prova l'uso?

L'affermazione di uso si dimostra con documenti datati e concreti. Le principali prove da conservare sono le seguenti:

• fatture di vendita, documenti di trasporto e contratti (che riportino il marchio o il prodotto),
• etichette dei prodotti, confezioni, cataloghi e listini prezzi,
• documenti relativi a pubblicità, promozione e partecipazione a fiere,
• schermate datate e registrazioni del sito web e delle pagine di vendita online,
• documenti che attestino le spese di marketing.

È importante che i documenti mostrino insieme data, marchio e prodotto/servizio. Tenere un archivio ordinato dell'uso è la misura più efficace contro un'eventuale richiesta di decadenza.

Ha senso restringere l'ambito in sede di rinnovo?

Al momento del rinnovo non è obbligatorio mantenere invariati tutti i prodotti e i servizi. Eliminare le voci che non utilizza davvero o che non intende utilizzare offre alcuni vantaggi: resta un elenco più solido contro le richieste di decadenza, i costi di rinnovo possono diminuire se dipendono dal numero di classi, e l'effettivo ambito di attività del marchio risulta più chiaro. Per contro, se elimina un settore in cui pensa di entrare in futuro, potrebbe dover costruire nuovamente la protezione in quel settore con una nuova domanda. Nel decidere, si basi sul Suo piano aziendale a breve termine.

La cessione o la licenza del marchio incidono sul rinnovo?

La cessione o la licenza del marchio non modificano la durata della protezione; tuttavia, la persona che effettua il rinnovo deve essere l'attuale titolare risultante dal registro. Se la cessione non è stata iscritta nel registro, possono sorgere incongruenze nella domanda di rinnovo. Se ha concesso una licenza, l'uso compiuto dal licenziatario nei limiti del contratto e dell'autorizzazione può essere considerato uso del marchio; è utile documentarlo. Per le operazioni di cessione e licenza può consultare il nostro servizio di cessione e licenza del marchio.

Come funziona il rinnovo per i marchi internazionali?

Per i marchi protetti tramite il sistema di Madrid, la registrazione internazionale si rinnova per periodi di 10 anni e il rinnovo è gestito attraverso il registro internazionale. Tuttavia, gli obblighi di uso e il rischio di decadenza per non uso in ciascun Paese sono valutati secondo la normativa di quel Paese. Per questo, se Lei possiede un marchio internazionale, è necessario monitorare separatamente sia la data di rinnovo sia la situazione dell'uso nei Paesi di destinazione.

Che cosa può essere considerato giusto motivo?

Possono costituire giusto motivo le circostanze indipendenti dalla volontà del titolare che impediscono di fatto l'uso del marchio. Ad esempio, possono essere valutati ostacoli esterni quali un provvedimento pubblico che vieta la vendita del prodotto o una restrizione all'importazione. Al contrario, la semplice scelta commerciale, l'insufficienza di budget o il rinvio del piano di marketing non sono in genere considerati un giusto motivo. Spetta inoltre al titolare del marchio provare il giusto motivo.

Il rapporto tra rinnovo e uso

Aver rinnovato il marchio non dimostra che esso sia utilizzato. Un marchio rinnovato ma non usato può comunque restare esposto a una richiesta di decadenza. Le due questioni vanno gestite insieme.

Consigli pratici per ridurre il rischio

• Segni sul calendario aziendale la data del rinnovo e la soglia dei 5 anni di uso.
• Dopo la registrazione, inizi a usare davvero il marchio per i principali prodotti e servizi compresi nella registrazione.
• Archivi con regolarità, ogni anno, le prove dell'uso.
• Valuti, quando opportuno, di eliminare dall'elenco le voci non utilizzate e quelle che non intende utilizzare.
• Se ha concesso una licenza del marchio, faccia in modo che l'uso del licenziatario sia documentabile.
• Monitori le domande e gli usi simili al Suo marchio.

Nota: i termini e le tasse possono cambiare per effetto della normativa, e i termini scaduti possono avere conseguenze difficilmente rimediabili. Prima di presentare la domanda, verifichi le condizioni in vigore presso le fonti ufficiali o con un esperto.

Conclusione

La titolarità di un marchio non si esaurisce con la registrazione: prosegue grazie al rinnovo e alla disciplina nell'uso. Non perdere la scadenza dei 10 anni e usare davvero il marchio nei 5 anni successivi alla registrazione sono le due condizioni fondamentali per tutelare il Suo diritto. Per l'avvio del percorso del marchio può consultare l'articolo il percorso di registrazione del marchio passo dopo passo; per affidare a noi il rinnovo e il monitoraggio dei termini può consultare il nostro servizio di rinnovo e monitoraggio del marchio. Per un supporto nel procedimento di decadenza per non uso è a disposizione il nostro servizio di opposizione e annullamento del marchio, mentre per una valutazione preliminare gratuita è disponibile il modulo di preventivo.