Cessione, licenza e pegno del marchio

Che cos'è la cessione del marchio?

La cessione del marchio è il passaggio dei diritti relativi a un marchio dal suo titolare a un'altra persona o società. Il marchio è un bene patrimoniale: può essere venduto, donato, trasmettersi per successione o passare al nuovo titolare in caso di fusioni societarie. La cessione avviene mediante contratto scritto e deve essere trascritta nel registro dell'Istituto turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT). Grazie all'iscrizione nel registro, il cessionario risulta come nuovo titolare del diritto.

La cessione entra in gioco in moltissime situazioni, come la cessione dell'azienda, il sistema di franchising, l'ingresso di investitori, la riorganizzazione societaria e la vendita del marchio.

Quali tipi di cessione esistono?

• Cessione totale: il passaggio del marchio a un terzo per tutti i prodotti e servizi.
• Cessione parziale: la cessione del marchio solo per determinati prodotti o servizi, oppure per determinate classi. Cedente e cessionario possono usare lo stesso marchio in settori diversi; in tal caso il rischio di indurre in errore il consumatore va valutato con attenzione.
• Trasmissione per successione: il passaggio dei diritti agli eredi in caso di decesso del titolare del marchio.
• Operazioni societarie: l'aggiornamento dei dati del titolare a seguito di operazioni quali fusione, scissione, trasformazione e cambio di denominazione.

Oltre ai marchi registrati, a seconda delle condizioni possono essere ceduti anche i marchi nella fase di domanda. La cessione non interrompe la durata della protezione prevista per il marchio; il marchio prosegue con la durata residua.

Qual è la differenza tra cessione, licenza e pegno?

A che cosa si presta attenzione nel contratto di licenza?

La licenza è il modo per ottenere un reddito e far crescere il marchio senza perderne la titolarità. Nella pratica avviene con un contratto di licenza scritto, e se ne consiglia l'iscrizione nel registro. Nel contratto devono figurare chiaramente i seguenti punti:

• Tipo di licenza: nella licenza esclusiva solo il licenziatario usa il marchio (a seconda del contratto, nemmeno il licenziante può usarlo). Nella licenza non esclusiva, invece, il titolare può concedere licenza anche ad altri.
• Ambito: per quali prodotti e servizi, per quale paese o regione e per quale durata è concessa l'autorizzazione.
• Regole di qualità e di uso: qualità del prodotto e modalità di uso, per tutelare la reputazione del marchio.
• Corrispettivo e pagamento: importo della licenza, modalità e scadenza del pagamento.
• Divieto di sublicenza e di cessione: se il licenziatario possa trasferire ad altri i propri diritti.
• Cessazione e risoluzione: i casi in cui il contratto termina e la sorte delle scorte di prodotti dopo la cessazione.

Iscrizione di pegno e pignoramento

Poiché il marchio è un diritto dotato di valore commerciale, può essere offerto in pegno come garanzia. Possono essere iscritte nel registro anche situazioni come la costituzione in pegno del marchio a garanzia di un credito o il pignoramento del marchio. Le iscrizioni di pegno e di pignoramento possono costituire vincoli da conoscere in vista di una successiva cessione o licenza del marchio. Per questo, prima dell'acquisto è necessario controllare la situazione del registro.

Perché è importante l'iscrizione nel registro?

L'iscrizione nel registro di TÜRKPATENT delle operazioni di cessione, licenza e pegno è importante ai fini della loro validità nei confronti dei terzi. Se non si procede all'iscrizione, anche quando il contratto tra le parti è valido possono sorgere problemi nei rapporti con i terzi.

Importante: prima di acquistare il marchio o di prenderlo in licenza, verifichi sempre la situazione del registro, le eventuali iscrizioni di opposizione, decadenza o pignoramento e la data di rinnovo. Le tasse aggiornate vanno verificate presso TÜRKPATENT.

Lista di controllo prima della cessione o della licenza

1. Il marchio è effettivamente registrato a nome del cedente? I dati del registro e la denominazione sono aggiornati?
2. La data di rinnovo del marchio si sta avvicinando o è già scaduta?
3. Sul marchio gravano pegni, pignoramenti o procedimenti di opposizione e di decadenza in corso?
4. Il marchio è effettivamente utilizzato? Esistono prove d'uso negli ultimi 5 anni?
5. La cessione sarà totale o parziale? Quali classi rientreranno nell'ambito?
6. Dopo la cessione, nell'uso esiste il rischio di indurre in errore il consumatore?

Che cosa fare dopo la cessione?

• Verificare l'iscrizione nel registro: si assicuri che i dati del nuovo titolare risultino correttamente nel registro.
• Adeguare l'uso al nuovo titolare: aggiorni i dati del titolare del marchio su confezioni, sito web, fatture e materiali promozionali.
• Riesaminare le licenze esistenti: se prima della cessione erano state concesse licenze, ne chiarisca per iscritto la sorte.
• Subentrare nel calendario dei rinnovi: la scadenza della durata della protezione e il monitoraggio dei 5 anni di uso sono ormai di Sua responsabilità.
• Archiviare le prove d'uso: tenga fin dall'inizio in modo ordinato le registrazioni che mostrano l'uso successivo alla cessione.

Nelle operazioni di acquisizione societaria o di investimento, la verifica della persona a cui i marchi sono intestati e della situazione del registro è uno dei passaggi preparatori più importanti dell'operazione. Se nel registro il marchio risulta a nome di un'altra persona o di una vecchia denominazione, occorre prima aggiornare tali dati.

Tasse ufficiali 2026 e tipi di licenza

Nel tariffario 2026 di TÜRKPATENT sono previste le seguenti tasse per le operazioni di registro dei marchi (verificate il 14 novembre 2026). Il compenso per il servizio non è incluso.

Secondo la legge, il diritto di marchio può essere oggetto di un contratto di licenza per tutti o per una parte dei prodotti e dei servizi per i quali è registrato (SMK, art. 24). La licenza può essere concessa in forma esclusiva (inhisari) o non esclusiva; se il contratto non prevede diversamente, la licenza non è esclusiva. Nella licenza non esclusiva il licenziante può usare personalmente il marchio e può concedere licenza anche ad altri. Nella licenza esclusiva, invece, il licenziante non può concedere licenza ad altri e, salvo che si riservi espressamente il diritto, non può usare personalmente il marchio. Se il contratto non prevede diversamente, il licenziatario non può cedere i propri diritti né concedere sublicenze.

Il licenziante deve adottare le misure che garantiscano la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi prestati dal licenziatario; se il licenziatario non rispetta le condizioni contrattuali, il titolare del marchio può far valere nei suoi confronti i diritti derivanti dal marchio registrato. Inoltre, l'uso effettuato con il consenso del titolare del marchio è considerato, ai fini della decadenza per mancato uso, uso del titolare stesso (SMK, art. 9/3); per questo è importante indicare chiaramente nel contratto di licenza gli obblighi di uso e di iscrizione.

Che cosa fa Anlar Grup in questo processo?

Verifichiamo il registro e la situazione del marchio, individuiamo i contenuti necessari per il contratto di cessione o di licenza, completiamo i documenti e trasmettiamo la domanda di iscrizione a TÜRKPATENT. Successivamente verifichiamo che l'iscrizione sia stata eseguita e Le consegniamo i dati aggiornati del registro. Per accelerare il processo ci contatti o compili il modulo di preventivo. Se sta pensando di rilevare un marchio, Le consigliamo di valutare prima i rischi con una ricerca di anteriorità e di monitorare le date di rinnovo con il nostro servizio di rinnovo e monitoraggio.