Perché una domanda di marchio viene rifiutata? I motivi di rifiuto

Per quali motivi viene rifiutata una domanda di marchio?

Ai sensi della Legge sulla proprietà industriale n. 6769, una domanda di marchio può essere rifiutata per due grandi gruppi di motivi: motivi assoluti di rifiuto e motivi relativi di rifiuto. Conoscere questa distinzione è fondamentale sia nella fase di preparazione della domanda sia per compiere il passo giusto quando arriva un rifiuto o un'opposizione.

Quali sono i motivi assoluti di rifiuto?

I motivi assoluti di rifiuto derivano dalla natura stessa del segno; non occorre quindi alcun conflitto con un altro marchio. Gli esempi principali sono i seguenti:

• Mancanza di carattere distintivo: un segno che non consente di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre non può essere registrato. Semplici figure geometriche, lettere e cifre comuni ne sono un esempio.
• Descrittività: i segni che descrivono direttamente la specie, il tipo, la qualità, la quantità, la destinazione d'uso o la provenienza geografica del prodotto incontrano un ostacolo. Ad esempio, se il marchio di un'azienda che vende pane è «Pane Fresco», il segno può essere considerato descrittivo.
• Uso comune nel commercio: le parole e i segni generici utilizzati da tutti nel settore non vengono riservati a un solo soggetto.
• Carattere ingannevole: non possono essere registrati i segni che possono indurre in errore il pubblico sulla qualità, sull'origine o sul tipo del prodotto.
• Contrarietà all'ordine pubblico e al buon costume: i segni contrari ai valori generali della società o offensivi vengono rifiutati.
• Simboli ufficiali e pubblici: elementi come gli stemmi di Stato, le bandiere e i segni di enti pubblici ufficiali non possono essere registrati come marchio senza autorizzazione.
• Conflitto con indicazioni geografiche: i segni che utilizzano indebitamente un'indicazione geografica registrata o che ne sfruttano la reputazione possono incontrare un ostacolo.

Esiste un'eccezione importante: alcuni motivi assoluti di rifiuto possono essere superati se il segno ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso. A tal fine occorre presentare documenti che provino un uso intenso e prolungato nel tempo.

Come si valuta il carattere distintivo?

I segni si collocano lungo una scala di capacità distintiva. I più forti sono le parole di fantasia (inventate). Seguono i nomi che evocano qualcosa senza descrivere direttamente il prodotto. Le espressioni che descrivono apertamente il prodotto rientrano invece nella categoria debole, spesso non registrabile. Una regola pratica: se il nome descrive il prodotto stesso, è rischioso; se offre un richiamo al prodotto oppure una struttura del tutto originale, è più sicuro. Tenere presente questa scala nella scelta del marchio riduce le successive battaglie legali.

Quali sono i motivi relativi di rifiuto?

I motivi relativi di rifiuto nascono dal conflitto con un diritto anteriore altrui. L'Istituto non li esamina d'ufficio; il titolare del marchio anteriore li fa valere presentando opposizione dopo la pubblicazione o attraverso altre vie pertinenti. Gli esempi principali:

• Marchio identico o simile: se un segno identico o simile a un marchio già registrato o già oggetto di domanda viene richiesto per prodotti/servizi identici o simili, sorge il rischio di confusione.
• Rapporto con i marchi notori: il rischio di sfruttare indebitamente la reputazione di marchi molto noti o di arrecare loro pregiudizio può essere sollevato anche in classi diverse.
• Domanda dell'agente o del rappresentante: costituisce un ostacolo la domanda con cui il rappresentante commerciale o il mandatario del titolare del marchio deposita il marchio a proprio nome senza il consenso del titolare.
• Altri diritti anteriori: anche diritti anteriori come la ditta, il nome di una persona o la titolarità di un'opera possono essere fatti valere nel caso concreto.

Come si misura la somiglianza tra marchi?

La somiglianza non si riduce al semplice confronto visivo tra due segni affiancati. Si considera l'impressione complessiva e si valutano insieme tre dimensioni:

• Somiglianza visiva: disposizione delle lettere, forma del logo, colore e carattere tipografico.
• Somiglianza fonetica: pronuncia e accento; nomi che suonano uguali anche se scritti in modo diverso.
• Somiglianza concettuale: parole che evocano lo stesso concetto, equivalenti in lingue diverse.

In questa valutazione conta anche la somiglianza tra i prodotti e i servizi. Prodotti che si rivolgono alla stessa clientela e sono complementari possono essere considerati simili anche se appartengono a classi diverse. Per questo la ricerca non deve limitarsi alla sola classe interessata.

Che cos'è la mala fede e come emerge?

La mala fede ricorre quando la domanda di marchio è presentata con finalità quali sfruttare indebitamente il lavoro altrui, ostacolare un concorrente o rivendere in seguito il marchio a un prezzo elevato. Ad esempio, presentare domanda per un marchio noto all'estero accorgendosi che in Turchia non è ancora registrato, oppure far registrare a proprio nome il marchio di un'azienda con cui si ha un rapporto commerciale, può essere considerato indice di mala fede. La prova della mala fede si fornisce caso per caso e si fonda su elementi probatori; la semplice affermazione non basta.

Scenari ipotetici di esempio

Gli esempi che seguono non descrivono una domanda reale, ma situazioni immaginate per illustrare i principi:

• Scenario 1: un forno presenta domanda per il marchio «Pane Caldo». Poiché il segno descrive direttamente il prodotto, il rischio di rifiuto per mancanza di carattere distintivo e per descrittività è elevato. Aggiungere un nome originale o un elemento figurativo può ridurre il rischio.
• Scenario 2: una startup di cosmetici sceglie un nome che differisce di una sola lettera da un marchio già registrato nello stesso settore. A causa della somiglianza fonetica, il titolare del diritto anteriore può fare opposizione. Questo rischio può emergere non nell'esame dell'Istituto, ma nell'opposizione successiva alla pubblicazione.
• Scenario 3: a un prodotto privo di ingredienti naturali viene dato il nome «Pura Natura». Poiché esiste la possibilità di indurre in errore il consumatore sulla qualità del prodotto, il segno può incontrare un motivo assoluto di rifiuto.

Il punto in comune dei tre esempi è che il problema poteva essere individuato prima della domanda.

Che cosa si fa se arriva un provvedimento di rifiuto?

1. Legga con attenzione la motivazione del rifiuto e stabilisca se sia assoluta o relativa.
2. Segni nel calendario il termine indicato dalla normativa; se il termine viene perso, le vie di opposizione possono chiudersi.
3. In base alla motivazione, valuti opzioni come restringere l'elenco dei prodotti/servizi, presentare i documenti sul carattere distintivo acquisito con l'uso o redigere una memoria difensiva.
4. Se l'importanza commerciale è elevata, consideri anche di presentare una nuova domanda dopo aver rafforzato il marchio.

Per il versante dell'opposizione può consultare l'articolo come si presenta opposizione a un marchio.

Che cosa si può fare per ridurre il rischio di rifiuto?

• Scegliere un nome di fantasia o con un richiamo originale.
• Prima della domanda, svolgere una ricerca di somiglianza sia nella stessa classe sia nelle classi correlate.
• Evitare che il marchio descriva direttamente il tipo di prodotto.
• Non utilizzare parole ingannevoli sulla qualità del prodotto.
• Redigere l'elenco dei prodotti/servizi in base all'uso reale, senza esagerare.
• Tenersi lontani da elementi come simboli ufficiali, bandiere e segni di enti pubblici.

Nota: la ricerca riduce il rischio di rifiuto, ma non lo azzera. La valutazione dell'Istituto e la posizione dei terzi non possono essere conosciute con certezza in anticipo; per questo motivo si consiglia cautela verso le promesse che offrono una «garanzia di registrazione».

Conclusione

Una domanda di marchio può essere rifiutata o per la natura stessa del segno (motivi assoluti) o per il diritto anteriore di un altro soggetto (motivi relativi). Il primo gruppo viene esaminato d'ufficio dall'Istituto, mentre il secondo emerge con l'opposizione. Il modo per vedere questi due rischi prima della domanda è una ricerca completa e una scelta corretta del nome. Per approfondire l'intero procedimento può leggere il nostro articolo che cos'è la registrazione del marchio e come si effettua; per individuare il rischio di somiglianza prima della domanda può consultare il nostro servizio di ricerca e verifica del marchio oppure contattarci tramite il modulo di preventivo.