Cos'è la registrazione del marchio e come si effettua: guida alla domanda

Cos'è la registrazione del marchio?

La registrazione del marchio consiste nell'iscrizione nel registro, presso l'Istituto turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT), del segno che distingue un prodotto o un servizio dagli altri. Ai sensi della Legge sulla proprietà industriale n. 6769 (SMK), la registrazione conferisce al titolare il diritto di usare quel segno per determinati beni e servizi e di impedirne l'uso non autorizzato da parte di terzi.

In breve, il marchio è il segno con cui i clienti La riconoscono. La registrazione dimostra, con un atto ufficiale, che il titolare di quel segno è Lei. Un marchio non registrato può essere utilizzato nella vita commerciale, ma se qualcun altro deposita e registra prima lo stesso segno o uno simile, Lei potrebbe doversi confrontare sul Suo diritto di utilizzo.

Perché la registrazione del marchio è necessaria?

Molti imprenditori trascurano il marchio nei primi tempi e si trovano di fronte al problema solo quando l'attività è cresciuta. I principali vantaggi della registrazione sono i seguenti:

• Base giuridica: in caso di imitazione o di uso illecito, Lei dispone di un titolo concreto a sostegno del Suo diritto.
• Tutela dell'investimento: l'impegno dedicato a pubblicità, confezioni, sito web e fiducia dei clienti è legato a un unico nome. Se perde il nome, perde in gran parte anche questo investimento.
• Valore commerciale: il marchio registrato può essere ceduto, concesso in licenza e considerato come bene patrimoniale nelle trattative di franchising e di partnership.
• Affidabilità: il marchio registrato consente di utilizzare il simbolo ®, che può essere usato solo per i marchi registrati.

Quali segni possono costituire un marchio?

Perché un segno possa essere registrato come marchio sono richieste due condizioni fondamentali: deve poter essere rappresentato graficamente e deve essere idoneo a distinguere i beni o i servizi di un'impresa da quelli di altre. In pratica possono costituire un marchio:

• parole, nomi di persona e abbreviazioni
• loghi, figure e disegni
• combinazioni di lettere e numeri
• espressioni con funzione di slogan
• in alcuni casi, la forma del prodotto o della confezione, una combinazione di colori e un suono

Al contrario, le parole che descrivono direttamente la natura del prodotto (ad es. «Pane» per un'azienda che vende pane), i simboli di appartenenza pubblica o le espressioni ingannevoli rientrano tra i motivi assoluti di rifiuto. Per approfondire può consultare il nostro articolo sui motivi di rifiuto della domanda di marchio.

Come si registra un marchio?

Il percorso inizia prima della domanda. Una domanda di marchio ben impostata segue di norma queste fasi:

1. Ricerca preliminare: il nome o il logo scelto viene confrontato con i marchi già registrati o depositati per beni/servizi uguali o affini. Questa fase è il modo meno costoso per valutare il rischio di rifiuto e di opposizione.
2. Individuazione delle classi e dell'elenco di beni/servizi: la domanda viene presentata nelle classi, tra le 45 della Classificazione di Nizza, in cui il marchio deve essere tutelato. Per la scelta delle classi consulti il nostro articolo su come scegliere la classe del marchio.
3. Presentazione della domanda: la domanda, con i dati del richiedente, il modello del marchio e l'elenco di beni/servizi, viene trasmessa per via elettronica e si pagano le tasse dovute. La data di deposito è un riferimento importante nelle controversie successive.
4. Esame dell'Istituto: il TÜRKPATENT verifica dapprima le carenze formali e poi i motivi assoluti di rifiuto. I motivi relativi, come il conflitto con marchi anteriori, non vengono esaminati d'ufficio.
5. Pubblicazione e termine di opposizione: la domanda ritenuta idonea viene pubblicata. Entro 2 mesi dalla data di pubblicazione i titolari di diritti anteriori possono presentare opposizione.
6. Registrazione: se non vengono presentate opposizioni, oppure se queste si concludono a favore della domanda, il marchio viene registrato previo pagamento della tassa dovuta e viene rilasciato il certificato di registrazione.

Per vedere tutte le fasi nel dettaglio può leggere la nostra guida alla procedura di registrazione del marchio passo passo.

Quali informazioni occorre preparare per la domanda?

Per accelerare la domanda e ridurre gli errori, definisca fin dall'inizio le seguenti informazioni:

• i dati di identità o societari del richiedente (può essere una persona fisica o giuridica)
• il modello del marchio: forma scritta, file del logo o entrambi
• un elenco chiaro dei prodotti e dei servizi da tutelare
• i dati della procura, se la domanda sarà presentata tramite un mandatario
• le informazioni sul diritto di priorità, se in precedenza è stata presentata una domanda all'estero (il termine di priorità per marchi e disegni è di 6 mesi)

Gli importi aggiornati delle tasse ufficiali cambiano di tanto in tanto. Per gli importi esatti occorre consultare la tariffa aggiornata pubblicata dal TÜRKPATENT oppure chiedere conferma a un esperto.

Per chi è importante la registrazione del marchio?

Il marchio non serve solo alle grandi aziende. Se Le si applica una delle situazioni seguenti, è opportuno non rimandare la registrazione:

• se ha scelto il nome di una nuova impresa, di un prodotto o di un servizio e si presenterà sul mercato con quel nome,
• se vende online e sta aumentando gli investimenti in pubblicità e contenuti,
• se intende concedere franchising, creare una rete di rivenditori o cercare investitori,
• se prevede di utilizzare lo stesso nome in città o Paesi diversi,
• se il Suo marchio attuale è diventato noto nel settore ed è sorto il rischio di imitazioni.

La differenza tra una piccola boutique e un produttore internazionale sta nell'entità del rischio; l'esigenza, invece, è la stessa. Per questo, stabilire le priorità in base al budget e tutelare almeno il marchio principale è un modo saggio di cominciare.

Ragione sociale, nome a dominio e marchio sono la stessa cosa?

No. Questi tre concetti vengono spesso confusi e la confusione può costare cara:

• Ragione sociale: è la denominazione ufficiale della società o dell'impresa nel registro di commercio. L'iscrizione nel registro non significa che quel nome sia tutelato come marchio.
• Nome a dominio: è l'indirizzo internet. Ottenere un nome a dominio non fa sorgere un diritto di marchio sullo stesso nome.
• Marchio: è il segno che distingue beni e servizi e ottiene una tutela giuridica forte solo con la registrazione.

Lo stesso ragionamento vale per gli account sui social media. Il fatto che un nome utente sia disponibile non significa che quel nome Le appartenga giuridicamente. Per questo è preferibile, prima di scegliere il nome in via definitiva, fare una ricerca di marchi e, se l'esito è favorevole, registrare il nome a dominio e gli account social in modo coerente con il marchio.

Quanto dura la tutela del marchio?

La tutela del marchio dura 10 anni dalla data di deposito. Se alla scadenza si presenta la domanda di rinnovo, la tutela si prolunga per altri 10 anni e l'operazione può essere ripetuta senza limiti. La tabella seguente riassume i punti essenziali:

Errori frequenti nella domanda di marchio

• Presentare la domanda senza fare ricerche: ricevere un'opposizione per un marchio simile dopo aver pagato le tasse fa perdere tempo e denaro.
• Scegliere classi troppo ristrette o troppo ampie: una scelta troppo ristretta lascia lacune di tutela, mentre una scelta inutilmente ampia aumenta il rischio di opposizione e di non uso.
• Scegliere un nome descrittivo: i nomi che descrivono direttamente il prodotto spesso non vengono ritenuti distintivi.
• Fare grandi investimenti senza attendere la registrazione: spendere il budget per stampa delle confezioni, insegne e pubblicità senza conoscere l'andamento della procedura è rischioso.
• Dimenticare il rinnovo e il monitoraggio dell'uso: la registrazione non è un traguardo, ma l'inizio della gestione di un bene che va curato.

Nota: nessun consulente o ente può dare una garanzia di «registrazione certa». La decisione finale spetta al TÜRKPATENT e dipende dalla posizione di eventuali terzi opponenti. Una preparazione corretta riduce soltanto il rischio.

Quanto tempo richiede la registrazione del marchio?

Per le domande che procedono senza opposizione, la procedura può richiedere in genere da alcuni mesi fino a un anno. In presenza di un'opposizione, di un provvedimento di rifiuto o di carenze da sanare, i tempi si allungano. Per questo Le consigliamo di presentare la domanda già nella prima fase del Suo piano aziendale.

Conclusione

La registrazione del marchio è l'insieme di una scelta corretta del nome, di una ricerca approfondita, di una classificazione adeguata e del monitoraggio della procedura. Una domanda preparata con cura riduce la probabilità di rifiuto e di opposizione. Se desidera ricevere una valutazione preliminare gratuita per il Suo marchio, può compilare il nostro modulo di richiesta preventivo e, per conoscere l'ambito del servizio, consultare il nostro servizio di registrazione del marchio.