Registrazione del marchio passo passo: dalla domanda alla registrazione

Da quali fasi si compone la procedura di registrazione del marchio?

La registrazione del marchio non consiste in un'unica operazione; si compone di fasi successive e ciascuna fase può avere un esito diverso. Conoscere la procedura consente al richiedente di rispondere per tempo alle comunicazioni e di calibrare correttamente le proprie aspettative. Lo schema generale è il seguente:

Fase 1: ricerca preliminare e strategia

È la fase più spesso saltata e quella più utile. Il nome o il logo scelto viene confrontato con i marchi già oggetto di domanda per beni/servizi uguali o affini. L'obiettivo non è solo trovare il marchio identico; anche i segni con grafia, pronuncia o significato vicini creano rischi. In esito alla ricerca si possono assumere decisioni come la modifica del nome, la differenziazione del logo o la restrizione dell'elenco. Le domande che saltano questa fase aumentano la probabilità di trovarsi poi di fronte a opposizioni e rifiuti.

Fase 2: preparazione e presentazione della domanda

La domanda contiene il modello del marchio, i dati del richiedente e l'elenco dei beni/servizi da tutelare, redatto secondo la Classificazione di Nizza. La scelta delle classi è importante perché determina l'ambito della tutela; un elenco troppo ristretto crea lacune di tutela, mentre uno troppo ampio comporta rischi di opposizione e di non uso. Con il pagamento della tassa di domanda la data di deposito diventa definitiva. Questa data costituisce, a Suo favore, un riferimento di priorità temporale nei confronti di chi presenti in seguito una domanda per un marchio identico o simile.

Fase 3: esame formale

L'Istituto verifica anzitutto i requisiti formali della domanda: le informazioni e i documenti necessari sono completi, la tassa è stata pagata, il modello del marchio è leggibile? In caso di carenze, al richiedente viene assegnato un termine per sanarle. Se le carenze non vengono eliminate entro tale termine, la domanda può essere considerata ritirata. Poiché le comunicazioni vengono in genere effettuate tramite il canale di contatto indicato nella domanda o tramite il mandatario, è importante che i dati di contatto siano aggiornati.

Fase 4: esame dei motivi assoluti di rifiuto

La domanda ritenuta idonea sotto il profilo formale passa all'esame di merito. In questa fase l'Istituto esamina d'ufficio i motivi assoluti di rifiuto. Gli esempi principali sono: la mancanza di carattere distintivo del segno, la descrizione diretta della natura o delle qualità del prodotto, la possibilità di indurre in errore il pubblico e la contrarietà all'ordine pubblico o al buon costume. L'Istituto non esamina d'ufficio i motivi relativi di rifiuto (i diritti dei titolari di marchi anteriori); questi emergono con l'opposizione del titolare del diritto anteriore. Per approfondire i motivi di rifiuto può consultare l'articolo sui motivi di rifiuto della domanda di marchio.

Se l'Istituto rileva una carenza che può essere oggetto di obiezione, ne dà comunicazione al richiedente. In tal caso può essere necessario rispondere entro il termine, restringere l'elenco o presentare motivazioni. La mancata risposta alla comunicazione può comportare un esito negativo della domanda.

Fase 5: pubblicazione

Se l'esame si conclude positivamente, la domanda viene annunciata nell'organo di pubblicazione dell'Istituto. La pubblicazione è la fase in cui il Suo marchio viene reso noto ai terzi. I titolari di diritti anteriori vengono a sapere in questo modo che la domanda è stata pubblicata e, se necessario, presentano opposizione.

Fase 6: termine di opposizione (2 mesi)

Per 2 mesi dalla data di pubblicazione i terzi interessati possono presentare opposizione alla domanda. Di norma, il titolare di un marchio simile è il soggetto che più spesso propone l'opposizione. Se non viene presentata alcuna opposizione, la procedura passa alla fase successiva. In caso di opposizione, questa viene comunicata al richiedente; entrano in gioco opzioni come la presentazione di una difesa, un accordo o la restrizione dell'elenco. Può leggere la procedura di opposizione nell'articolo come si presenta un'opposizione al marchio.

Fase 7: decisione di registrazione e certificato di registrazione

Se il termine di opposizione decorre senza opposizioni oppure se le opposizioni si concludono a favore della domanda, si passa alla fase di registrazione. Con il pagamento della tassa di registrazione dovuta, il marchio viene iscritto nel registro e viene rilasciato il certificato di registrazione. Se la tassa non viene pagata per tempo, la domanda può restare priva di effetti; per questo è importante seguire le comunicazioni. Il certificato di registrazione è il titolo giuridico del marchio. La durata della tutela decorre dalla data di deposito per 10 anni.

Cosa accade in caso di rifiuto o di rifiuto parziale?

All'esito dell'esame la domanda può essere rifiutata in tutto o in parte. Il rifiuto parziale significa che il marchio può essere registrato solo per alcuni beni e servizi. In tal caso il richiedente può scegliere una delle seguenti strade:

• presentare una difesa scritta contro la motivazione oppure proporre opposizione contro la decisione,
• restringere la domanda eliminando dall'elenco le voci problematiche,
• presentare documenti che dimostrino che il marchio ha acquisito carattere distintivo per effetto dell'uso (nei casi idonei),
• presentare una nuova domanda con un segno nuovo e più distintivo.

Quale sia la strada adatta dipende dalla motivazione del rifiuto e dall'importanza commerciale del marchio. Poiché, se si lascia scadere il termine, alcune strade possono chiudersi, è necessario valutare rapidamente la decisione a partire dalla data di comunicazione.

Meglio presentare la domanda da soli o con un esperto?

È possibile presentare la domanda personalmente; tuttavia il risparmio di tasse e di tempo spesso non è così grande come sembra. I principali contributi del lavoro con un esperto sono i seguenti:

• una ricerca di somiglianze approfondita e l'individuazione del rischio prima della domanda,
• la redazione dell'elenco di beni/servizi in modo corretto e non più ampio del necessario,
• il monitoraggio delle comunicazioni e dei termini dell'Istituto,
• la preparazione delle risposte scritte nelle fasi di carenze, rifiuto e opposizione.

Tali contributi assumono importanza soprattutto per i marchi di elevato valore commerciale. Anche per nomi semplici e a basso rischio è utile farsi assistere per il monitoraggio dei termini.

Quanto dura la procedura di registrazione del marchio?

Non sarebbe corretto indicare un numero preciso di giorni. Per le domande che procedono senza opposizione, la procedura può durare in genere da alcuni mesi fino a un anno. In presenza di un'opposizione, di un provvedimento di rifiuto o di carenze da sanare, i tempi si allungano. Anche il carico di lavoro dell'Istituto e la natura della domanda incidono sulla durata. La cosa più efficace che il richiedente può fare è svolgere con cura la ricerca preliminare e rispondere per tempo alle comunicazioni.

A cosa prestare attenzione durante la procedura?

• Mantenga aggiornati i dati di contatto: perdere le comunicazioni dell'Istituto può comportare la perdita di un diritto.
• Segni i termini in calendario: lasciar scadere i termini per sanare le carenze, rispondere alle comunicazioni e pagare le tasse produce conseguenze difficilmente rimediabili.
• Non usi troppo presto il simbolo ®: questo simbolo può essere utilizzato solo a registrazione completata.
• Segua gli sviluppi dopo la pubblicazione: sapere se è stata presentata un'opposizione fa guadagnare tempo per preparare la difesa.
• Inizi a usare il marchio: se dopo la registrazione non vi è un uso effettivo per 5 anni, sorge il rischio di decadenza.

Nota: in nessuna fase può essere data una garanzia di «registrazione certa». La domanda si conclude in base all'esame dell'Istituto e all'opposizione dei terzi.

Cosa si fa dopo la registrazione?

Quando la procedura di registrazione termina, inizia la gestione del marchio. Prima della scadenza dei 10 anni occorre effettuare il rinnovo, il marchio deve essere effettivamente utilizzato per i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione e gli eventuali usi illeciti devono essere monitorati. Per i temi del rinnovo e della decadenza per non uso consulti il nostro articolo rinnovo del marchio e decadenza per non uso.

Conclusione

La procedura di registrazione del marchio si articola in sette fasi: ricerca, domanda, esame, pubblicazione, termine di opposizione e registrazione. In ogni fase, il monitoraggio dei termini e una risposta corretta incidono direttamente sull'esito. Avviare la domanda con una ricerca preliminare e condurre la procedura con un esperto riduce il rischio di errori. Se desidera che gestiamo l'intera procedura per Suo conto, può compilare il nostro modulo di richiesta preventivo oppure consultare il nostro servizio di registrazione del marchio.