8 cose da sapere prima di depositare una domanda di brevetto

Perché occorre prepararsi prima della domanda di brevetto?

La domanda di brevetto è un procedimento con possibilità di ritorno limitate. Aggiungere in seguito nuove informazioni tecniche al fascicolo di domanda in genere non è possibile; divulgare l'invenzione prima della domanda, invece, può eliminare la novità. In altre parole, una parte degli errori si commette prima della domanda e non può essere corretta in seguito. In questo articolo troverà gli otto punti da verificare prima di passare alla domanda.

1. Mantenere segreta l'invenzione

Uno dei criteri fondamentali richiesti per il brevetto è la novità. Se la Sua invenzione è stata divulgata al pubblico in forma scritta, orale o visiva prima della data della domanda, il requisito della novità può essere compromesso. Questi sono gli errori più frequenti:

• Mostrare il prodotto a una fiera, a una mostra o a un concorso,
• Condividerlo sui social media, sul sito web o in un catalogo,
• Pubblicare un articolo accademico, una tesi o una presentazione,
• Descriverlo a un potenziale investitore, produttore o cliente senza un accordo di riservatezza,
• Metterlo in vendita o offrirlo in preordine.

Se deve parlarne con terzi, firmi prima un accordo di riservatezza (NDA) scritto. Pur non offrendo da solo una garanzia di protezione, questo accordo è importante sul piano della fiducia e delle prove.

2. Documentare l'invenzione

Le registrazioni che mostrano come è nata l'invenzione facilitano la preparazione del fascicolo di domanda e costituiscono prova nelle eventuali successive contestazioni sulla titolarità. Conservi in modo ordinato: appunti datati e registri degli esperimenti, disegni e tavole tecniche, fotografie dei prototipi, risultati dei test e l'elenco delle persone che hanno contribuito al lavoro.

3. Svolgere la ricerca sullo stato della tecnica

Il modo per capire se la Sua invenzione è nuova e originale è verificare se soluzioni simili fossero già note. La ricerca non deve limitarsi alle banche dati dei brevetti: anche le pubblicazioni accademiche, i cataloghi dei prodotti, le fonti su internet e i prodotti simili presenti sul mercato possono rientrare nello «stato della tecnica». Dalla ricerca emergono tre possibilità: non esistono soluzioni simili e si passa alla domanda; esiste una soluzione simile ma le differenze sono nette e l'invenzione viene ridefinita concentrandosi su tali differenze; oppure la soluzione è già nota e tempo e budget vengono orientati verso un altro ambito. Ciascuno di questi tre esiti è un'informazione preziosa da conoscere prima di pagare le tasse.

4. Chiarire il titolare e l'inventore

Chi presenterà la domanda e quali persone figureranno come inventori deve essere chiaro fin dall'inizio. Occorre attenzione nei casi seguenti:

• Invenzioni dei dipendenti: se l'invenzione è stata realizzata nell'ambito del rapporto di lavoro, la ripartizione dei diritti tra datore di lavoro e dipendente è stabilita dalla normativa e dal contratto.
• Soci e membri del team: se all'invenzione hanno contribuito più persone, si consiglia di disciplinare per iscritto i diritti e le quote.
• Consulente esterno, libero professionista o università: se per lo sviluppo si è ricevuto un supporto esterno, i diritti sull'invenzione devono figurare chiaramente nel contratto.

Aprire la discussione su questo tema dopo la domanda fa perdere sia tempo sia denaro.

5. Scegliere il giusto tipo di protezione

Per ogni idea tecnica il brevetto non è necessariamente la prima opzione. Le alternative sono: brevetto, modello di utilità, disegno industriale, marchio oppure la conservazione come segreto commerciale. Per le soluzioni orientate al prodotto che richiedono una protezione rapida può essere più adatto il modello di utilità; per i prodotti nuovi soltanto nell'aspetto, la registrazione del disegno. Per la differenza può consultare l'articolo brevetto o modello di utilità.

L'opzione del segreto commerciale richiede una valutazione a parte: quando la domanda di brevetto viene pubblicata, il contenuto dell'invenzione diventa pubblico. Se si tratta di un metodo a cui il concorrente non può arrivare con il reverse engineering, mantenerlo segreto può talvolta essere più sensato. Tuttavia, se mentre si mantiene il segreto un altro sviluppa autonomamente la stessa invenzione e la brevetta, può sorgere il rischio di una controversia sul Suo diritto di utilizzo; anche questo rischio va tenuto in conto.

6. Pianificare budget e calendario

Il costo del brevetto non è una tantum. Le tasse di domanda e di esame, il lavoro di preparazione del fascicolo, la corrispondenza durante la fase di esame e le tasse annuali da pagare finché il diritto resta in vigore compongono il budget complessivo. Gli importi ufficiali aggiornati vanno verificati nella tariffa pubblicata dall'Istituto turco dei brevetti e dei marchi (TÜRKPATENT). Sul versante dei tempi, occorre sapere che l'iter del brevetto è lungo: la domanda viene in genere pubblicata dopo circa 18 mesi e l'esame procede in parallelo o successivamente.

7. Pensare fin dall'inizio al piano di protezione all'estero

Il diritto di brevetto è territoriale. Il brevetto ottenuto in Turchia non è valido all'estero. Se esiste la possibilità di una protezione all'estero, occorre conoscere due meccanismi: il termine di priorità di 12 mesi per il brevetto ai sensi della Convenzione di Parigi e la possibilità di mirare a più Paesi con un'unica domanda tramite il PCT. Nel PCT il passaggio alla fase nazionale o regionale avviene in genere intorno al 30° mese dalla data di priorità; termini e condizioni precisi variano a seconda del Paese. Se si perde la priorità, ottenere il brevetto per la stessa invenzione in altri Paesi può diventare difficile.

8. Investire nel fascicolo di domanda

Il fascicolo di domanda è composto da titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e, se necessario, disegni. L'ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni. Rivendicazioni formulate in modo troppo stretto possono essere aggirate; quelle formulate in modo troppo ampio possono scontrarsi con lo stato della tecnica. La descrizione deve illustrare l'invenzione in modo completo e con una chiarezza tale da consentire ad altri di realizzarla. In questa fase lavorare con un mandatario in brevetti esperto del settore riduce gli errori difficili da correggere in seguito. Abbiamo illustrato l'iter nelle sue linee generali nell'articolo che cos'è la registrazione del brevetto e come si effettua.

Errori frequenti prima della domanda

• Prima il lancio, poi la domanda: presentare la domanda dopo aver presentato il prodotto e averlo messo in vendita è la sequenza più rischiosa per la novità.
• Saltare la ricerca: il presupposto «una cosa del genere non esiste» si rivela spesso sbagliato e le tasse pagate vanno perse.
• Rimandare la questione della titolarità: l'incertezza tra soci o dipendenti può trasformarsi in una controversia dopo la domanda.
• Dimenticare le tasse annuali: le tasse annuali non pagate possono causare l'estinzione del diritto.
• Fissarsi su un solo tipo di protezione: i diversi elementi di un prodotto possono essere protetti insieme con brevetto, modello di utilità, disegno e marchio.

Che cosa aspettarsi dopo la domanda?

Dopo la presentazione della domanda l'iter non si conclude subito. L'Istituto effettua l'esame formale, seguito dalle fasi di ricerca e di esame. In queste fasi l'Istituto può esprimere rilievi; il richiedente può dover rispondere o modificare le proprie rivendicazioni. La domanda viene in genere pubblicata dopo circa 18 mesi e il contenuto dell'invenzione diventa pubblico. In questo lungo periodo occorre pianificare fin dall'inizio decisioni come lanciare o meno il prodotto sul mercato o presentare una domanda separata per un ulteriore sviluppo.

Lista di controllo prima della domanda

Nota: la presentazione di una domanda di brevetto non significa che il brevetto verrà concesso. L'esito dipende dall'esame dell'Istituto e nessuna preparazione offre una garanzia di «risultato certo»; essa rafforza tuttavia la probabilità di un esito positivo.

Conclusione

La qualità della domanda di brevetto dipende in larga misura dalla preparazione che la precede. Svolgere la ricerca prima di divulgare l'invenzione, chiarire la titolarità, scegliere il giusto tipo di protezione e inserire in calendario il piano per l'estero sono i passaggi più preziosi dell'iter. Se desidera una valutazione preliminare gratuita per la Sua invenzione, può compilare il nostro modulo di preventivo e consultare il nostro servizio di registrazione del brevetto.