8 cosas que debe saber antes de solicitar una patente

¿Por qué hay que prepararse antes de solicitar una patente?

La solicitud de patente es un proceso con escasa posibilidad de marcha atrás. Por lo general no es posible añadir después nueva información técnica al expediente de solicitud, y divulgar la invención antes de presentar la solicitud puede eliminar la novedad. Es decir, una parte de los errores se comete antes de la solicitud y ya no puede corregirse. En este artículo encontrará los ocho puntos que debe revisar antes de pasar a la solicitud.

1. Mantenga la invención en secreto

Uno de los criterios básicos que se exigen para una patente es la novedad. Si su invención se ha divulgado al público, de forma escrita, oral o visual, antes de la fecha de solicitud, el requisito de novedad puede resultar perjudicado. Estos son los errores más frecuentes:

• Mostrar el producto en una feria, exposición o concurso,
• Compartirlo en redes sociales, en un sitio web o en un catálogo,
• Publicar un artículo académico, una tesis o una presentación,
• Explicarlo a un posible inversor, fabricante o cliente sin un acuerdo de confidencialidad,
• Ofrecerlo a la venta o en preventa.

Si necesita hablar con terceros, firme antes un acuerdo de confidencialidad escrito (NDA). Aunque este acuerdo por sí solo no ofrece una garantía de protección, es importante en términos de confianza y de prueba.

2. Documente la invención

Los registros que muestran cómo surgió la invención facilitan la preparación del expediente de solicitud y sirven de prueba en las eventuales discusiones posteriores sobre la titularidad. Mantenga ordenado lo siguiente: notas fechadas y registros de ensayos, dibujos y planos técnicos, fotografías de prototipos, resultados de pruebas y la lista de las personas que han contribuido al trabajo.

3. Investigue el estado de la técnica

La forma de saber si su invención es nueva y original es rastrear si soluciones similares ya eran conocidas. La investigación no debe limitarse a las bases de datos de patentes: las publicaciones académicas, los catálogos de productos, las fuentes de internet y los productos similares del mercado también pueden considerarse «estado de la técnica». Del resultado de la investigación pueden surgir tres posibilidades: no existe una solución similar y se pasa a la solicitud; existe una solución similar pero las diferencias son claras y la invención se redefine centrándose en ellas; o la solución ya es conocida y el tiempo y el presupuesto se destinan a otro ámbito. Cada uno de estos tres resultados es una información valiosa que conviene conocer antes de pagar tasas.

4. Aclare quién es el titular y quién el inventor

Desde el principio debe estar claro quién presentará la solicitud y quiénes figurarán como inventores. Hay que tener cuidado en los casos siguientes:

• Invenciones de empleados: si la invención se realizó en el marco de una relación laboral, el reparto de derechos entre el empleador y el empleado se determina según la normativa y el contrato.
• Socios y miembros del equipo: si varias personas contribuyeron a la invención, se recomienda regular por escrito los derechos y las cuotas.
• Asesor externo, profesional autónomo o universidad: si se recibió apoyo externo para el desarrollo, los derechos sobre la invención deben figurar de forma expresa en el contrato.

Que esta cuestión se discuta después de la solicitud hace perder tanto tiempo como dinero.

5. Elija el tipo de protección adecuado

No siempre la patente es lo primero que debe plantearse para cada idea técnica. Las opciones son las siguientes: patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca o conservarla como secreto comercial. En las soluciones orientadas al producto y que requieren protección rápida puede ser más adecuado el modelo de utilidad; en los productos cuyo aspecto es lo único nuevo, el registro de diseño. Para ver la diferencia, puede consultar el artículo patente o modelo de utilidad.

La opción del secreto comercial requiere una valoración aparte: cuando se publica la solicitud de patente, el contenido de la invención se hace público. Si se trata de un método al que un competidor no podría llegar mediante ingeniería inversa, conservarlo como secreto a veces puede ser más razonable. Sin embargo, si mientras se guarda el secreto otra persona desarrolla de forma independiente la misma invención y la patenta, puede surgir un riesgo de conflicto sobre su derecho de uso; este riesgo también debe tenerse en cuenta.

6. Planifique el presupuesto y el calendario

El coste de una patente no es puntual. El presupuesto total se compone de las tasas de solicitud y de examen, el trabajo de preparación del expediente, la correspondencia durante el proceso de examen y las tasas anuales que se pagarán mientras el derecho esté en vigor. Los importes oficiales vigentes deben confirmarse en la tarifa que publica la Oficina Turca de Patentes y Marcas (TÜRKPATENT). En cuanto al tiempo, hay que saber que el proceso de patente es largo: la solicitud suele publicarse aproximadamente a los 18 meses, y el examen avanza en paralelo o después.

7. Piense desde el principio en el plan de protección en el extranjero

El derecho de patente es territorial. La patente obtenida en Turquía no es válida en el extranjero. Si existe la posibilidad de proteger en el extranjero, hay que conocer estos dos mecanismos: el plazo de prioridad de 12 meses en patentes en el marco del Convenio de París y la posibilidad de dirigirse a varios países con una sola solicitud por la vía del PCT. En el PCT, el paso a la fase nacional o regional suele producirse en torno al mes 30 desde la fecha de prioridad; el plazo exacto y las condiciones varían según el país. Si deja pasar la prioridad, obtener una patente para la misma invención en otros países puede resultar difícil.

8. Invierta en el expediente de solicitud

El expediente de solicitud se compone del título, el resumen, la memoria descriptiva, las reivindicaciones y, si es necesario, los dibujos. Es en las reivindicaciones donde se determina el alcance de la protección. Las reivindicaciones redactadas de forma demasiado estrecha pueden eludirse, y las redactadas de forma demasiado amplia pueden chocar con el estado de la técnica. La memoria descriptiva debe explicar la invención de forma completa y con la claridad suficiente para que otra persona pueda ponerla en práctica. En esta fase, trabajar con un mandatario de patentes con experiencia en el ámbito reduce los errores difíciles de corregir después. Explicamos el proceso a grandes rasgos en nuestro artículo qué es el registro de patente y cómo se hace.

Errores frecuentes antes de la solicitud

• Primero el lanzamiento, después la solicitud: presentar la solicitud después de haber dado a conocer el producto y puesto a la venta es el orden más arriesgado en términos de novedad.
• Omitir la investigación: la suposición de que «no existe nada así» resulta falsa en muchos casos, y las tasas pagadas se pierden.
• Dejar la titularidad para más tarde: la falta de claridad entre socios o empleados puede convertirse en un conflicto tras la solicitud.
• Olvidar las tasas anuales: las tasas anuales no pagadas pueden provocar la extinción del derecho.
• Quedarse en un único tipo de protección: los distintos elementos de un producto pueden protegerse conjuntamente con patente, modelo de utilidad, diseño y marca.

¿Qué debe esperar tras la solicitud?

Una vez presentada la solicitud, el proceso no concluye de inmediato. La Oficina realiza el examen formal y, a continuación, llegan las fases de búsqueda y de examen. En estas fases la Oficina puede emitir un dictamen; es posible que el solicitante deba responder o corregir sus reivindicaciones. La solicitud suele publicarse aproximadamente a los 18 meses, y el contenido de la invención se hace público. Durante este largo periodo conviene planificar desde el principio decisiones como lanzar o no el producto al mercado o presentar una solicitud aparte para un desarrollo adicional.

Lista de verificación previa a la solicitud

Nota: presentar una solicitud de patente no significa que se vaya a conceder la patente. El resultado depende del examen de la Oficina y ninguna preparación ofrece una garantía de «resultado seguro»; sin embargo, refuerza la probabilidad de un resultado favorable.

Conclusión

La calidad de la solicitud de patente depende en gran medida de la preparación previa. Investigar antes de divulgar la invención, aclarar la titularidad, elegir el tipo de protección adecuado y anotar en el calendario el plan en el extranjero son los pasos más valiosos del proceso. Si desea obtener una valoración previa gratuita para su invención, puede rellenar nuestro formulario de presupuesto y conocer nuestro servicio de registro de patentes.