Почему отказывают в заявке на товарный знак? Основания для отказа

По каким причинам отклоняют заявку на регистрацию товарного знака?

В соответствии с Законом о промышленной собственности № 6769 (SMK) заявка на регистрацию товарного знака может быть отклонена по двум основным группам оснований: абсолютным основаниям для отказа и относительным основаниям для отказа. Знание этого различия — основа правильных действий как при подготовке заявки, так и тогда, когда поступает отказ или возражение.

Каковы абсолютные основания для отказа?

Абсолютные основания для отказа вытекают из самой природы обозначения, то есть для них не требуется совпадения с другим товарным знаком. Основные примеры:

• Отсутствие различительной способности: Если обозначение не позволяет отличить товары или услуги одного предприятия от товаров или услуг других, оно не может быть зарегистрировано. Примеры — простые геометрические фигуры, обычные буквы и цифры.
• Описательность: Обозначения, которые прямо указывают на вид, тип, свойства, количество, назначение или географическое происхождение товара, сталкиваются с препятствием. Например, если у фирмы, торгующей хлебом, товарный знак звучит как «Свежий хлеб», он может быть признан описательным.
• Обычное употребление в торговле: Общие слова и обозначения, которые используются всеми в отрасли, не закрепляются за одним лицом.
• Введение в заблуждение: Обозначения, способные ввести общественность в заблуждение относительно свойств, происхождения или вида товара, не могут быть зарегистрированы.
• Противоречие общественному порядку и общепринятой морали: Обозначения, противоречащие общим ценностям общества или оскорбительные, отклоняются.
• Официальные и государственные символы: Такие элементы, как государственные гербы, флаги, знаки официальных учреждений, не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака без соответствующего разрешения.
• Конфликт с географическими указаниями: Обозначения, которые неправомерно используют зарегистрированное географическое указание или пользуются его репутацией, могут столкнуться с препятствием.

Есть важное исключение: некоторые абсолютные основания для отказа можно преодолеть, если обозначение приобрело различительную способность в результате использования. Для этого необходимо представить документы, подтверждающие интенсивное и длительное использование.

Как оценивается различительная способность?

С точки зрения различительной способности обозначения располагаются в определённом спектре. Самые сильные — придуманные (фантазийные) слова. Затем идут названия, которые вызывают ассоциации, но не описывают товар напрямую. Выражения, прямо описывающие товар, относятся к слабой категории, которую чаще всего зарегистрировать невозможно. Практическое правило: если название описывает сам товар, это рискованно; если оно создаёт ассоциацию с товаром или имеет совершенно оригинальную структуру, это надёжнее. Если учитывать этот спектр при выборе товарного знака, в дальнейшем будет меньше юридических споров.

Каковы относительные основания для отказа?

Относительные основания для отказа возникают из-за конфликта с более ранним правом другого лица. Ведомство не проверяет их по собственной инициативе; владелец более раннего товарного знака заявляет о них, подавая возражение после публикации или используя иные предусмотренные способы. Основные примеры:

• Тождественный или сходный товарный знак: Если обозначение, тождественное или сходное с ранее зарегистрированным либо заявленным товарным знаком, заявляется в отношении тождественных или однородных товаров/услуг, возникает вероятность смешения.
• Связь с известными товарными знаками: Вероятность неправомерно воспользоваться репутацией широко известных товарных знаков или нанести им ущерб может возникнуть даже в других классах.
• Заявка агента или представителя: Если коммерческий представитель или агент владельца товарного знака подаёт заявку на этот знак на своё имя без разрешения владельца, это становится препятствием для регистрации.
• Другие более ранние права: Фирменное наименование, имя физического лица, авторские права и другие более ранние права также могут быть заявлены в конкретной ситуации.

Как измеряется сходство товарных знаков?

Сходство — это не просто визуальное сопоставление двух обозначений рядом. За основу берётся общее впечатление, и три аспекта оцениваются в совокупности:

• Визуальное сходство: Расположение букв, форма логотипа, цвет и шрифт.
• Звуковое сходство: Произношение и ударение; названия, которые звучат одинаково, даже если пишутся по-разному.
• Смысловое сходство: Слова, вызывающие одно и то же понятие, соответствия на других языках.

При такой оценке важно и сходство товаров и услуг. Взаимодополняющие товары, ориентированные на одну и ту же аудиторию покупателей, могут считаться сходными, даже если относятся к разным классам. Поэтому поиск не следует ограничивать только тем же классом.

Что такое недобросовестность и как она проявляется?

Недобросовестность — это подача заявки на товарный знак с целью неправомерно воспользоваться чужим трудом, воспрепятствовать конкуренту или впоследствии продать этот знак по высокой цене. Например, подача заявки на знак, известный за рубежом, при понимании, что в Турции он ещё не зарегистрирован, или регистрация на своё имя знака фирмы, с которой есть коммерческие отношения, может считаться доказательством недобросовестности. Недобросовестность доказывается применительно к конкретному случаю и опирается на доказательства; одного лишь утверждения недостаточно.

Гипотетические примеры

Приведённые ниже примеры описывают не реальную заявку, а ситуации, придуманные для объяснения принципов:

• Пример 1: Пекарня подаёт заявку на товарный знак «Горячий хлеб». Поскольку обозначение прямо описывает товар, риск отказа из-за отсутствия различительной способности и описательности высок. Добавление оригинального названия или изобразительного элемента может снизить этот риск.
• Пример 2: Косметический стартап выбирает название, которое отличается на одну букву от ранее зарегистрированного в той же сфере товарного знака. Из-за сходства звучания владелец более раннего права может подать возражение. Этот риск может проявиться не при экспертизе в Ведомстве, а при возражении после публикации.
• Пример 3: Товару, не содержащему натуральных компонентов, дают название «Чистая природа». Из-за вероятности ввести потребителя в заблуждение относительно свойств товара обозначение может столкнуться с абсолютным основанием для отказа.

Общее во всех трёх примерах то, что проблему можно заметить ещё до подачи заявки.

Что делать, если пришёл отказ?

1. Внимательно прочитайте обоснование отказа; определите, абсолютное оно или относительное.
2. Внесите в календарь срок, указанный в законодательстве; при его пропуске пути обжалования могут закрыться.
3. В зависимости от обоснования рассмотрите такие варианты, как сужение перечня товаров/услуг, представление документов о различительной способности, приобретённой в результате использования, или подготовка письменных возражений.
4. Если коммерческое значение знака велико, подумайте и о повторной подаче заявки после усиления знака.

О стороне, подающей возражение, читайте в статье как подать возражение против товарного знака.

Что можно сделать, чтобы снизить риск отказа?

• Выберите фантазийное название или название с оригинальными ассоциациями.
• Перед подачей заявки проведите поиск сходных знаков как в том же, так и в родственных классах.
• Товарный знак не должен прямо описывать вид товара.
• Не используйте слова, вводящие в заблуждение относительно свойств товара.
• Составляйте перечень товаров/услуг в соответствии с реальным использованием, без излишеств.
• Избегайте таких элементов, как официальные символы, флаги, знаки государственных учреждений.

Примечание: Поиск снижает риск отказа, но не устраняет его полностью. Оценку Ведомства и позицию третьих лиц заранее точно знать невозможно; поэтому с осторожностью относитесь к обещаниям, дающим «гарантию регистрации».

Заключение

Заявка на товарный знак может быть отклонена либо из-за собственных свойств обозначения (абсолютные основания), либо из-за более раннего права другого лица (относительные основания). Первую группу Ведомство проверяет по собственной инициативе, вторая возникает при возражении. Увидеть эти два риска до подачи заявки позволяют всестороннее исследование и правильный выбор названия. Чтобы изучить процесс с основ, прочитайте нашу статью что такое регистрация товарного знака и как она проводится; чтобы увидеть риск сходства до подачи заявки, воспользуйтесь нашей услугой поиска и проверки товарных знаков или свяжитесь с нами через форму запроса предложения.